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非显著性要素是否有必要“铤而走险”

作者:智信禾

时间:2020-08-13

       诚如大家所了解,商标的构成要素可以是文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合及声音,或者是这些要素的任意组合,申请人出于品牌推广宣传又或者成本等方面的考虑,往往会申请多种要素构成的组合商标,所谓有利必有弊,商标局对于各要素分开进行实质审查,即组合要素越多,商标整体的驳回风险就越高。因此,在确定申请要素的时候,需要评估每个要素作为商标申请的必要性有多大,尤其对于一些非显著识别要素,是否一定要“铤而走险”,进而增加确权的时间和费用成本?我们通过案例来让大家摸摸门道。
       案例1
       下述中英文组合商标在申请的时候,审查员一共引证了6件商标作为引证商标,这些引证商标中均含有“limited”。笔者在帮申请人做注册前检索的时候,已经发现存在众多的英文在先近似商标,申请人出于品牌设计推广的考虑仍然提交了组合申请。收到驳回通知后,笔者果断建议申请人提交了复审申请。国家知识产权局经审理认为,申请商标与引证商标在呼叫、整体印象等方面区别较为明显,不构成近似商标,共存使用在同一种或类似商品上,不易导致消费者对商品来源产生混淆、误认,故申请商标与引证商标不构成使用在类似商品上的近似商标。

       

     

        案例2

       

 

       大家所熟悉的“海底捞”则是吃了“Hi”的亏,“Hi”作为具有固定含义的通用词汇,属于非显著识别要素,且不说在先近似,相同的就能检索到几十个,收到驳回通知属于意料之中。商评委经审理认为,申请商标由中文“海底捞”、英文“Hi”及图形组成,其整体与引证商标一、引证商标二有所区分,未构成近似商标。相关消费者施以一般注意力能够将申请商标与引证商标一、二加以区分,申请商标与引证商标并存不易导致相关公众的混淆误认,故申请商标与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。我们再来看一个没有获得支持的案例。

 

       案例3

       

 

       申请商标与引证商标中均含有日常最普通的放大镜图形,不同的是申请商标的右上角还有一个申请人的主品牌LOGO作为显著识别要素,但遗憾的是,申请商标在驳回复审、行政诉讼一审中主张“申请商标与引证商标整体不近似”均未获得支持。一审法院认为申请商标与各引证商标均为纯图形商标,在整体外观、呼叫等方面近似,构成近似商标,笔者对此始终持保留意见。又或者我们换个角度来说,如果右上角的主品牌LOGO占据商标图样中的较大比例,亦或申请人加入中文字样组合申请,作为放大镜的图形属于非显著识别要素,类似于案例1和2的情况,那么申请商标是不是就可以获得确权?
       由以上案例中我们可以总结出一些“套路”:其一,如果出于品牌设计、宣传的需要,必须加入非显著识别要素,那么请突出你的主品牌,非显著部分尽量占据较小比例。非显著要素如果是简单的字母、数字或者图形,那么可以尝试加入中文组合申请。收到驳回通知,不要轻易放弃,判例在前,穷尽救济途径还是有很高确权几率的。其二, 如非确有需要,个人观点还是考虑尽量放弃在商标申请中加入非显著识别要素,申请人可以事前评估侵权风险,如果风险非常低,那尽管“配合”着主品牌使用就可以了,毕竟对于申请人来说“时间就是金钱”,面对一连串的法律程序、一两年的时间成本和一个状态未定的权利,“舍小”也未必不是一个好的选择。