作者:智信禾
时间:2022-08-29
《商标法》第十九条第四款:“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。”
笔者通过Alpha平台,以“商标行政案件”“商标代理机构”“《商标法》第十九条第四款”为关键词进行类案检索,发现近三年来,此类案件的争议焦点均为:申请人是否属于《商标法》第19条第4款所称的商标代理机构,其申请注册商标的行为是否违反上述规定。国知局和法院在具体认定时,通常将申请人的经营范围、是否与商标代理机构存在关联关系等内容作为考察的重点。因此,下文将对此进行详细阐述。
一、删除“商标代理”服务或者转让商标,均无法使商标获准注册
商标法实施条例第八十四条第一款 商标法所称商标代理机构,包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。
一般而言,商标代理机构包括:1、已经备案从事商标代理业务的主体;2、工商营业执照中记载经营范围包括商标代理业务的主体;3、虽未备案但实际从事商标代理业务的主体。也就是说,只要申请人备案的经营范围或者实际从事的业务包括商标代理服务,申请人就属于商标代理机构。
但多数案件中,申请人往往会在申请注册商标后,将经营范围中的“商标代理”服务删除或者将该注册商标转让给非商标代理机构,以此来抗辩其不属于商标代理机构或是禁止注册商标的障碍已消除。但是,国知局和法院均认为:对于商标申请注册主体是否为商标代理机构的审查,无论之后其经营范围是否变更、注册商标是否转让,应以商标注册申请日为准。
例如:在“IK”商标无效宣告案件 ①中,国知局认为:如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后通过转让的方式视为障碍消除,可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标的行为。
在南京市元未餐饮管理有限公司与国家知识产权局驳回复审案件 ②中,法院认为:申请人在申请注册非代理服务商标后对其营业范围的变更,并不能改变商标代理机构注册非代理服务商标,进而扰乱商标注册秩序的行为性质,否则商标法第19条第4款对于商标代理机构注册商标的限制将被架空。
二、商标代理机构设立关联公司申请商标注册,也不能规避法律责任
部分商标代理机构为了规避《商标法》第19条第4款,往往通过其关联公司来申请注册商标,那关联公司的申请行为是否也适用上述规定呢?
通过对检索案例的总结,下表列举了两种申请人与商标代理机构存在关联关系的情形,但这两种情形是都均能适用上述规定,国知局和法院存在不同观点。
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情形 |
是否适用《商标法》第19条第4款 |
一 |
法定代表人、股东相同 |
国知局和法院均认定可适用 |
二 |
存在控股关系 |
国知局和法院存在不同认定 |
值得注意的是,对于第一种情形,虽然国知局和法院均认为:有证据证明申请人与商标代理公司的法定代表人或者股东的身份信息相同,就可以认定这两家公司存在关联关系。但是在提交此类证据时,该种身份信息不仅应当包括法定代表人或者股东的姓名,还应包括其身份证号、住址或电话等信息,否则仅有姓名相同的证据无法证明其为同一人,国知局和法院也不会认定这两家公司具有关联关系。
对于第二种情况,国知局和法院存在的分歧点在于:国知局认为只要能够证明申请人和商标代理机构存在控股关系,即可认定关联公司属于广义上的商标代理机构;但是,法院认为即使存在控股关系,也不能当然证明关联公司为商标代理机构。其中,较为典型的是“大账房财税机器人”商标无效宣告案 ③(见下表)。
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国知局 |
一审法院 |
二审法院 |
具体认定 |
被申请人大账房公司于北京小薇知识产权服务有限公司存在控股关系。争议商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册,以达到规避法律之目的。 |
虽然两家公司存在关联关系,但大账房公司作为诉争商标的注册人并非商标代理机构,也无证据证明诉争商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册,以达到规避法律之目的。 |
在无特殊事由的情况下,不同商事主体依法独立行使各自权利,不能因为控股关系当然地将诉争商标的权利属性混为一体。 |
三、商标代理机构恶意注册商标,其直接负责人也可能被依法处罚
《商标法》第19条第4款作为一条强制性的法律规范,其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。《商标法》第68条也规定了商标代理机构在违反上述规定后,行政机关可对商标代理机构和其直接负责人作出行政处罚。
第六十八条第一款 商标代理机构有下列行为之一的,由工商行政管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款:
(三)违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的。
但此前,国知局和法院对于商标代理机构恶意注册商标的行为,一般仅认定了该机构存在违法行为,对其直接负责人是否违法并未进行讨论。而在2022年发布的商标行政类典型案例中,麦浅知识产权代理(上海)有限公司(下称“麦浅公司”)等7家公司恶意注册申请商标案做出了新实践。麦浅公司作为商标代理机构,其法定代表人为了规避《商标法》第19条第4款,设立了6家关联公司大量申请不以使用为目的的注册商标。对于上述恶意商标注册的申请,上海市松江区市场监督管理局不仅认为麦浅公司违反了上述规定,还对这6家关联公司和该法定代表人作出了相应的行政处罚。可以看到,行政机关依法作出的上述行政处罚决定,不仅体现了严格落实对《商标法》第19条第4款的适用,也表明了应当处罚恶意申请注册商标主要牵头人的态度。
为此,这也给商标代理机构及其直接负责人敲响了警钟,在社会日益重视知识产权保护的当下,其更应以身作则,在源头杜绝恶意注册商标申请。
[1] 参见商评字[2020]第0000208764号裁定书
[1] 参见北京市高级人民法院(2020)京行终7471号判决书
[1] 参见商评字[2020]第0000213945号裁定书、北京市高级人民法院(2022)京行终670号判决书