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专利审查过程中对于网络证据的应对

作者:智信禾

时间:2023-10-07

根据《专利审查指南》第二部分第三章第2.1.2.1出版物公开“专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体...例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等...”的记载可知,在专利审查过程中,网络证据也可以作为非专利文件证据,对专利审查过程中的专利申请文件进行新创性的判定。


并且,随着互联网的飞速发展,利用网络证据作为对比文件应用于专利审查过程中,已经属于当前专利审查的“惯用技术手段”;尤其是对于一些新领域,在先专利较少或者几乎不存在在先专利的情况下,基于较为丰富的网络资源获取和使用网络证据,进行专利审查的审查操作就会越来越普遍。


而当申请人或者发明人的专利意识又较为薄弱的情况下,很可能会存在专利申请前,申请人或者发明人就会在对应技术领域的网站或者论坛等进行提前的网络公开;因此,基于上述考虑,专利审查过程中的网络证据的获取和使用,对于专利审查实践中就变得尤为重要。


但是,由于互联网上所公开信息的可信度一般难以把握,时间也难以确定,因此,在接收到专利局发文的审查意见通知书中,存在网络证据的情况下,一定要对网络证据进行慎重考察之后,再进行审查意见陈述,避免做无用功。


那么,在审查意见通知书中存在网络证据,代理人在进行审查意见陈述时,至少应该注意哪几方面问题呢,小编结合审查意见陈述经验,进行了以下几点判断网络证据有效性的整理。


1. 网络证据的真实性确认


可以从获取网络证据的网站是否正规、网站规模是否为大型网站、以及该网站与网络证据的发布者的关联关系等几方面,判断网络证据的真实性。
其中,网站是否正规,可以通过查询网站的网址的前缀是否合法、域名是否可信、在相应官网进行查询该网站是否备案等确认,一般来说,网站正规,其从该网站获取的网络证据的可信度也会较高;


网站规模,可以通过网站的访问量、用户量、公众的熟知度、网站的稳定性等方面,确认网站规模是否属于大型网站,一般来说,大型网站的网站信息的安全系统较好,网站信息被篡改的可能性较低,因此,从大型网站获取的网络证据的可信度也会较高;


而在该网站为正规网站、且为大型网站的情况下,该网站与网络证据的发布者也不存在任何的利益关系的情况下,该网络证据的真实性一般不会存在异议。


2. 网络证据的时间真实性确认


对于网站的真实性不存在异议的情况下,其网络证据的时间真实性也基本不会存在很大的异议,但是对于一些购物网站以及论坛网站等,商品上架以及文档的公开等是需要审核时间的,因此商品或者文档上传至网站的时间,不必然等于商品的上架以及文档的公开等暴露至公众的时间;因此,即使在网络证据的时间真实性不存在异议的情况下,对于网络证据的真实公开时间还是要进行仔细确认的。


3. 根据网络证据是否真的可以获得本申请的技术方案


多数网络证据一般都是大概的产品介绍、或者简单图示等,并没有详细的功能性介绍、详细的逻辑论述以及结构描述等,而专利申请文件中记载的是一个完整的技术方案,那么此时就要针对网络证据的“所见即所得”的性质,与专利申请文件中记载的、完整的技术方案进行比对,针对网络证据未公开专利申请文件的技术特征为由进行审查意见陈述。


因此,站在专利代理师的角度,在专利审查过程中,审查意见通知书中包含网络证据的情况下,一定要充分考量网络证据的可用性,避免对审查意见通知书中的网络证据盲目信任,造成对专利申请文件的保护范围和/或授权的实质性影响。