前言

在专利确权程序中，对申请文件进行修改是专利法赋予申请人的一项重要的权利，这也是各国普遍确立的一种救济制度。通过对申请文件进行修改，弥补申请文件的不足，使其满足专利法的相关规定，从而寻求尽可能大并稳定的保护范围。但是，为防止申请人通过修改获得不当利益，专利法第33条规定了“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。在具体的司法实践中，判断是否修改超范的标准例如有“直接推导标准”、“发明点区分标准”、“隐含公开标准”等，本文将通过具体的司法案例来探讨“修改超范”的问题。

一、“墨盒案”之主动修改

案情介绍：无效请求人针对名称为“墨盒”的00131800.4号发明专利提出无效宣告请求，并认为权利要求中的“存储装置”由实质审查阶段修改而来，但是原始申请文件中并没有“存储装置”的文字记载,而仅有“半导体存储装置”的文字记载。专利权人爱普生则认为在审查意见中已经明确了这两个术语的含义,即将“存储装置”解释为“半导体存储装置”。

无效决定及一审法院认定：“存储装置”是“半导体存储装置”的上位概念，本专利针对的是半导体存储装置,不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置，基于此认定修改超范。

二审法院认定：“存储装置”虽然有其普遍的含义,涉案专利是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的，并未形成新的技术方案，因此“存储装置”修改未超范。

再审法院认定：“存储装置”、“半导体存储装置”在本领域中均有明确的定义，原始申请文本中未对“存储装置”给出不同于通常理解的特殊限定,不足以将“存储装置”理解为“半导体存储装置”。

原始申请文件记载的范围应该包括如下内容:一是原申请文件以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。具体到本案中，由于该打印设备存在接触不好、数据丢失等技术问题,本专利申请提出在墨盒侧壁安装电路板,电路板外面设置触点,触点可以连接到外部控制装置,从而实现外部控制装置通过触点访问半导体存储装置的技术效果。对所属领域普通技术人员而言,通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图,很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置,并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。基于此，“存储装置”修改未超范。

二、“法兰案”之复审阶段修改

案情介绍：在复审阶段，专利申请人针对名称为“一种高压自紧式法兰”、申请号为201611044305.8的发明专利，在权利要求1中增加了从未记载在权利要求和说明书中的技术特征“β＜α”。对此，国知局认为，该修改超出了原专利申请文件记载的范围，不符合专利法第33条的规定，故作出维持驳回涉案申请的决定。申请人不服，向北知法院提起行政诉讼，北知认为，上述修改符合专利法第33条的规定，一审判决撤销被诉决定，国知局提起上诉。

最高人民法院二审认定：结合本申请所要解决的技术问题以及说明书记载的有益效果，只有在β小于α的情况下，才能使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，并实现压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。

基于此，虽然“β＜α”没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员阅读原专利申请文件后，可以直接、毫无疑义地推导出，只有在“β＜α”的情况下，才能实现涉案申请的专利说明书所记载的技术效果，进而实现有关发明目的，故“β＜α”已被原专利申请文件隐含公开。

案例评析：

1、修改超范的立法目的

专利法第33条的初衷在于平衡申请人与社会公众的利益。对于申请人，出于保护创新的目的，鉴于申请人的表达和认知能力的局限性，给予申请人修改专利申请文件的机会。对于社会公众，避让申请人将未记载在原始申请文件中的内容添加进来，损害社会公众对原始申请文件的信赖。

在具体的实践中，争议的焦点通常在于什么是“原说明书和权利要求书记载的范围”。“墨盒案”给出了相应的指导，即审查申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素，以正确确定原说明书和权利要求书记载的范围。

2、修改时机对超范的影响

专利申请文件修改的情形,根据修改时机可以区分为主动修改和被动修改。专利法第33条为主动修改、被动修改的基本原则，在该原则下，主动修改和被动修改又受到其它相应的规则限制。就“墨盒案”而言,专利申请人将原始申请文件中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”,最终被认定为是提出分案时的主动修改，并非是在实质审查过程中根据审查员的要求所进行的修改。因此，在本领域普通技术人员可以直接、明确推导出的前提下，专利申请人可以将“半导体存储装置”扩大为“存储装置”。但是如果在答复OA阶段，将“半导体存储装置”修改为“存储装置”，即使符合专利法第33条的规定，也不应该被接受，因此这种修改方式扩大了原权利要求的保护范围。

3、（2013）行提字第21号给出的救济建议

在（2013）行提字第21号一案中，申请人将“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”。本案在最高院的审理过程中，最终认定“圆的螺栓孔”其实包含了两个技术特征：“圆孔”、“供螺栓穿过”。申请人将“圆的螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，其实是删除了“供螺栓穿过”的技术特征，上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，从而最终被认定为修改超范。

最高院同时认定本案修改超范的技术特征并非是相对于现有技术做出贡献的特征，即“非发明点”。如果仅仅因为 “非发明点”的修改超范而无视整个发明创造对现有技术的贡献，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于专利法第三十三条的立法本意。在现行法律框架和制度体系下，在维护专利法第三十三条标准的前提下，相关部门应当积极寻求相应的解决和救济渠道，譬如，可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序，允许专利申请人和专利权人放弃不符合专利法第三十三条的修改内容，将专利申请和授权文本再修改回到申请日提交的原始文本状态等程序性途径予以解决，以推动科技进步和创新。

总之，目前，国知局授权阶段的审查员、无效审理部、法院对“修改超范”的审查标准目前还不统一且固定，同一审判机关对同一审查标准的把握也可能不一致，但是总体尺度比较严格，申请人在修改申请文件的时候要绝对慎重。如果在答复审查意见的过程中通过修改并最终授权，却在无效程序中被认定为修改超范，那么申请人则会可能会因为修改超范丧失该专利权，没有更改回来的权利。