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针对非正常申请专利行为的案例解释和应对办法

作者:智信禾

时间:2024-12-26

国家知识产权局发布的《规范申请专利行为的规定》的第三条列出8种视为非正常申请专利行为,以下针对每一种非正常申请专利行为进行具体案例解释。

 

具体的,第三条 本规定所称非正常申请专利行为包括:

 

(一)所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同,或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的;

 

案例解释一:某申请人提交了专利申请1:描述了一种柱体截面为圆形的包装盒;同日,某申请人还提交了专利申请2:描述了一种柱体截面为六边形的包装盒。尽管两者在柱体形状上有所不同,但如果这些差异仅是简单的形状变化,而没有带来新的技术效果或解决新的技术问题,那么这两件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

案例解释二:某申请人先后提交了两件专利申请:专利申请3和专利申请4,这两件专利申请的主题名称并无实质差异,都是关于提供一种简单的盛水装置或设备,具有保温效果。这两件专利申请权利要求限定的技术方案均包含本体和包裹在本体外面的保温层,差异仅在于保温层的材质或者数量。两者差异属于本领域技术人员的常规技术选择,并未解决新的技术问题且对发明创造整体技术效果并无影响,那么这两件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

案例解释三:存在现有技术1,技术方案为:在水杯的杯盖里面设置密封圈,解决水杯漏水的问题。某申请人基于该现有技术1,提交专利申请5:在密封圈上设置用于容纳水杯杯口的凹槽,增加密封效果。专利申请5与现有技术1属于细微的技术特征变化,如果对发明创造的整体技术效果有实质影响,那么这件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

(二)所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果,或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的;

 

案例解释一:某申请人提交的多件专利申请中,除了发明名称不同外,说明书和权利要求书的内容百分之八十相同或者完全相同,那么这件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

案例解释二:某申请人将本领域常规的技术方案、现有技术的技术方案进行堆叠、或者将简单的技术方案进行复杂化处理,形成的专利申请,实际上并没有其他技术改进和设计改进,也并不能带来不可预料的技术效果,那么这件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

(三)所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的;

 

案例解释一:某申请人提交的多件专利申请是利用AI软件随机生成,不具有实质的创新活动,没有研发人员的实际参与,那么这件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

(四)所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理,或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的;

 

案例解释一:某个专利申请描述了一种改进的手机屏幕,但实际上只是将现有的屏幕进行了微小的、非必要的改动,如改变屏幕的边框宽度或者背面花纹等,这些改动并不构成实质性的技术改进,而是为了规避专利审查而故意设计的,那么这件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

案例解释二:某个专利申请描述了一种复杂的包装盒,该包装盒通过多个不必要的零件和步骤来实现一个简单的功能,如简单的开关操作,用了密码锁、双重防盗设计等并无实际的技术改进,只是为了增加专利申请的复杂性而故意设计的,那么这件专利申请可能会被认定为非正常专利申请。

 

(五)申请人无实际研发活动提交多件专利申请,且不能作出合理解释的;

 

案例解释一:某申请人(公司)短期内提交了大量专利申请,但经查证,该申请人没有参保人员和实缴资本,实际为无科研投入、无研发团队、无生产经营的空壳公司。

 

案例解释二:申请人/发明人为在校大学生,其与发明申请的实际研发能力和资源条件明显不符。如,申请人/发明人提交了与其专业或业务不相关的高技术领域专利申请,且没有相应的研发背景或资源支持。

 

案例解释三:某申请人拥有一个十余人的公司,但是一年内该申请人提交了三千多件专利申请,且这些专利申请的权利要求多为现有技术的堆砌。

 

(六)将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的;

 

案例解释一:某企业为了逃避监管,故意通过注册多个公司的方式,将本属于同一申请人的专利申请从时间、地点、申请人等多个角度进行分散提交。

 

(七)出于不正当目的转让、受让专利申请权,或者虚假变更发明人、设计人的;

 

案例解释一:某企业及与其相关联的多家公司为获取园区的专利申请资助,编造专利申请,提交的申请普遍存在权利要求特征堆砌、用复杂的结构实现简单功能的情形。并且,还存在将他人处于授权办登期间的申请变更至自己名下,其中多件申请均进行发明人变更,专利申请授权后再变更至全国多地不同当事人。

 

(八)违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为;

 

案例解释一:某知识产权代理有限公司代理提交抄袭现有技术或申请内容明显相同的、数量巨大的专利申请。

 

但是,根据《规范申请专利行为的规定》的第五条“国务院专利行政部门根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》相关规定,在专利申请的受理、初步审查、实质审查、复审程序或者国际申请的国际阶段程序中发现或者根据举报线索得知,并初步认定存在非正常申请专利行为的,可以组成专门审查工作组或者授权审查员启动专门审查程序,通知申请人在指定的期限内陈述意见并提交证明材料,或者主动撤回相关专利申请、法律手续办理请求”记载可知,针对上述的非正常申请专利行为,申请人可以在指定的期限内陈述意见并提交证明材料,或者主动撤回相关专利申请、法律手续办理请求。

 

即,申请人在收到针对非正常申请专利行为的审查业务专用函的情况下,可以根据如下方式处理:

 

1. 主动撤回相关专利申请、法律手续办理请求

 

具体的,如果申请人或代理机构确认专利申请确实属于非正常申请,可以主动撤回申请以避免进一步的法律后果。撤回申请时,应使用《撤回专利申请声明》标准表格,并在指定期限内提交。

 

2. 在指定的期限内陈述意见并提交证明材料

 

具体的,如果申请人对非正常申请专利行为的初步认定存在异议,应在收到审查业务专用函之日起十五日内,针对该专利申请进行答复,提交《意见陈述书(关于非正常申请)》,并陈述理由,同时提交充分证明材料。

 

以下为针对几个常见的非正常申请专利行为的答复建议:

 

2.1 针对同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的认定,答复建议如下所述:

 

对比说明多件专利申请在技术层面的区别点,提供技术特征对比表,详细对比各专利申请之间的不同点,包括技术问题、技术方案、技术特征、有益效果、发明目的等;从技术特征的作用和技术效果出发,判断多个专利申请中的区别技术特征作用和效果是否相同,并且在判断技术特征作用和效果是否相同时,不能仅考虑技术特征本身的作用和效果,应当从整体上考虑技术特征在所保护的方案中达到的技术作用和带来的技术效果;还可以考虑提供与不同专利申请分别对应的研发活动记录、实验数据、应用产品以及提供给专利代理机构的不同的技术交底书等证明材料。

 

2.2 针对申请人无实际研发活动提交多件专利申请,且不能作出合理解释的认定,答复建议如下所述:

 

提供研发实力证明,包括但不限于公司营业执照、公司研发团队的人数、资质、公开的研发产品、研发投入、研发成果、研发人员的培训学习等证明,以证明申请人具备相应的研发能力和资源条件;公司的知识产权管理证明,包括但不限于公司的知识产权概况、公司的知识产权管理制度等材料证明;专利申请布局过程证明,包括但不限于发明人对于技术交底书的提供、专利代理师针对技术交底书进行的现有技术检索分析、专利申请撰写审核过程记录(专利代理师与发明人、和/或公司专利IP针对该专利申请的沟通记录)等证明。

 

2.3 针对所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理,或者变劣、堆砌、非必要所限保护范围的认定,答复建议如下所述:

 

提供证据证明专利申请带来的预料不到的有益效果,包括技术效果、经济效益和市场优势等,以证明专利申请的创造性和实用性。

 

其中,技术效果的证明,可以理解为通过实验数据来证明专利申请的技术效果,比如专利申请涉及一种药物,可以通过实验数据证明该药物可以用于治疗另外一种预料不到的疾病。

 

经济效益的证明,可以理解为评估发明创造的市场潜力和商业化可能性、以及在商业化过程中可能出现的竞争和风险,比如专利申请涉及一种扫地机,可以通过分析市场上已有扫地机的销售数据、用户需求以及竞争对手的研发动态,评估发明创造的市场潜力和商业化可能性。

 

市场优势的证明,可以理解为专利申请可以给企业带来的市场竞争优势,即通过展示专利技术提升产品或服务的市场竞争力,可以证明专利申请的市场优势,比如某大学帮助某汽车空调公司解决了新能源车用电池换热器系列难题,使企业产能翻番,新增专利产品产值1亿元以上,通过该案例展示了专利技术提升企业在新能源车用电池换热器领域形成的竞争优势。

 

根据上述内容可知,当申请人收到非正常专利申请的审查业务专用函时,若确信其专利申请属于正常且合法的创新成果的情况下,申请人应积极准备相应的答复材料,以合理、充分的理由和证据来支持其专利申请的合法性和创新性。通过提交详细的技术特征对比书、研发实力证明、预料不到的有益效果的证据等材料,可以有效反驳审查意见中提出的指控。申请人应保持沟通渠道的畅通,与审查员进行必要的交流,以确保审查员能够全面理解申请内容及其创新点。最终,通过合法合规的途径,维护自身权益,确保专利申请的正常审查流程得以继续。