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专利实务中有关创造性的判断方法的辨析

作者:智信禾

时间:2020-10-12

引言:创造性是发明创造能够被授予专利权的实质性条件之一,也是在进行审查意见答复过程中需要进行重点分析的方面。

一、创造性的概念
根据《专利法》第22条第3款的规定,创造性,是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
其中,发明有突出的实质性特点,是指对所属技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的。即发明不应是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的实验可以得到的。
发明有显著的进步,是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。


二、发明创造性的判断原则
在进行创造性判断时,需要注意以下原则:
1、对于创造性的判断,应当以发明专利申请具备新颖性为前置条件。
2、不仅要考虑发明的技术方案本身,还要考虑发明所属的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果,即将发明作为一个整体看待。
3、需要将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。
4.如果一项独立权利要求具备创造性,则该独立权利要求的从属权利要求也具有创造性。


三、发明创造性的判断方法

 

上图是总结了审查意见及其答复过程中,在进行创造性判断时的基本逻辑流程,在实务中审查意见原则上会采用三步法的方式:首先会找到一篇相关的专利作为最接近的现有技术,然后找到专利申请与最接近的现有技术的区别技术特征,最后在判断该区别特征是否为显而易见的(即图中最右侧的三个方面)。
当然,在大多数情况下,在第一次审查意见中都会认为区别技术特征是显而易见的,因此,这就需要将本申请的技术方案与最接近的现有技术(对比文件)进行细致的分析和对比,然后进行充分的论证和说理过程,表明区别技术特征是非显而易见的,以期在对专利申请改动最小的情况下使得专利申请能够获得授权。但是,如果在第二或第三次审查意见答复中始终无法证明区别技术特征是非显而易见的,那么该专利申请就会被驳回。


四、组合发明的创造性判断方法
组合发明,是指将某些技术方案进行组合,构成一项新的技术方案,以解决现有技术客观存在的技术问题。此时,如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起,各自以其常规的方式工作,形成一种“1+1=2”的技术效果,那么这种组合发明显然不具备创造性,但是,如果组合的各个技术特征在功能上彼此支持,并取得了新的技术效果,即形成了一种“1+1>2”的技术效果,则这种组合具备创造性。
在实务中,一旦在申请时遇到通过将现有技术进行叠加或转用于新领域的方式而提出的技术方案,此时,为了避免出现“1+1=2”的情况,我们会在经过前期检索的情况下和发明人进行充分的沟通和讨论,从而对技术方案进行挖掘和提炼,进一步的激发出发明人对技术方案的再拓展和新理解,以期能够实现“1+1>2”的技术效果。


五、判断创造性时应当注意的问题
我们在进行审查意见答复时,还会着重注意以下问题,从而能够在答复审查意见的过程中起到如虎添翼的效果。
1、创立发明的途径
不管发明人在创立发明的过程中是历尽艰辛还是唾手可得,都不应当影响对该发明创造性的评价。
2、避免“事后诸葛亮”
判断发明的创造性时,由于是在了解了发明内容之后才做出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低,从而犯“事后诸葛亮”的错误。
3、对预料不到的技术效果的考虑
如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则具备创造性。具有意料不到的技术效果是发明具有创造性的充分条件,不是必要条件。

综上所述,创造性的判断是一个以现有技术(对比文件)和区别技术特征为基础,以主观价值判断为决定因素的认定过程,因此,正所谓“基础不牢,地动山摇”,我们在撰写工作中应该从技术方案的角度出发,撰写出高质量的专利申请,这样才能够在审查意见答复时据理力争,游刃有余。