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师姐,请指教——答复审查意见

作者:智信禾

时间:2020-12-31

“嘟~嘟~嘟~”,星期天一大早手机就在不停地震动,我极不情愿地拿起手机接起电话,“师姐,请指教!”,“咋地啦?”,“上次申请的发明专利审查员下发了审查意见通知书,我没处理过,不知道该怎么答复。”,按捺不住作为一名专利代理师的自豪,我迫不及待回复“那我来给你捋一捋思路吧”。


1、准备材料
俗话说的好,巧妇难为无米之炊,顾名思义,答复审查意见首先得获得审查意见通知书。此外,还需要准备此次发明专利的申请文件。等等,别以为这就完了,还有对比文件也得准备,就是审查意见中指出的对比文件,可以根据文件号或者名称下载。
2、分析审查意见
首先,明确审查员实质审查后对该申请总体倾向性意见,主要分为肯定性、否定性和不定性三类,可以在审查意见通知书中“基于上述结论性意见,审查员认为”的部分了解,第一个框相当于肯定性结论意见,第二个框相当于不定性结论意见,第三个框相当于否定性结论意见。
其次,明确审查意见通知书中所指出的实质性缺陷,并仔细理解通知书中对这些问题所论述的理由。审查意见通知书中最经常遇到的是发明专利申请文件缺乏新颖性和/或创造性。这类审查意见通知书的总体倾向性意见有两种:一种认为整个专利申请没有新颖性和/或创造性,从而专利申请根本无授权前景:另一种认为该专利申请应当对独立权利要求作进一步限定,縮小其保护范围,以使其相对于现有技术具有新颖性和创造性。
此外,归纳整理审查意见通知书中提出的所有问题,避免在答复审查意见通知书时出现遗漏,可以在答复审查意见和修改本申请时借助归纳整理的问题逐一核对,以保证在意见陈述中对审查意见通知书中指出的所有问题作出答复。
3、分析审查意见通知书中引用的对比文件
可以分为两部分:逐篇分析对比文件和将对比文件结合起来分析。
对于逐篇分析对比文件,可以从这几个方面进行分析:
1)判断对比文件是否为本申请的申请日或优先权日之前已公开的现有技术,如果不是,通知书中以这些文件来评述本申请是不妥的,可以以此争辩,这类问题少出现;
2)分析对比文件的领域是否与本申请的领域相同、相近或相关,如果不相同,通知书中以这些文件来评述本申请时也是不妥的;
3)分析对比文件所披露的技术内容,将它们分别与本申请进行对比分析,尤其是与权利要求的技术方案进行对比分析,明确对比文件披露了权利要求中的哪些技术特征,权利要求中的哪些技术特征还未被该对比文件披露。只要还存在未被披露的技术特征就说明本申请相对于该篇对比文件具有新颖性。
对于将对比文件结合起来分析,主要用来判断本申请是否满足创造性的要求。分为三步:
1)确定与本申请最接近的对比文件,将其与本申请的技术方案进行对比,以确定区别技术特征;
2)进一步分析这些区别技术特征是否在其他对比文件中披露或者是本领域技术人员在解决其相应技术问题时的公知常识。若在其他对比文件中披露,进一步分析这些技术特征在该对比文件中所起作用与其在本发明解决相应技术问题中所起作用是否相同,以判断该对比文件是否给出将这些技术特征与最接近现有技术结合起来而得出本申请技术方案的启示。若未被其他对比文件披露或虽被其中一篇对比文件披露而未给出结合成本申请技术方案的启示,又不属于本领域技术人员的公知常识,则本申请的技术方案相对于通知书中列出的对比文件具有创造性;
3)可以从本申请相对于最接近对比文件解决了长期以来渴望解决、但始终未能获得成功的
技术难题,本申请相对于最接近现有技术来说克服了技术偏见,本申请相对于最接近的现有技术取得了预料不到的技术效果等角度来分析本申请的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步,从而说明本申请具有创造性。
4、修改专利申请文件和撰写意见陈述书
将本申请(尤其是独立权利要求)与对比文件作分析对比之后,就要确定是否修改申请文件以及如何修改申请文件。
1)如果不同意审查员的意见,即认为独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具有新颖性和创造性,则可以不修改权利要求书,而此时必须在意见陈述书中充分论述原独立权利要求相对于这些对比文件具有新颖性和创造性的理由。
2)若同意或部分同意通知书中的意见,如原独立权利要求不具备新颖性和创造性,则应当考虑修改该独立权利要求,可以将通知书中未作评述的从属权利要求上升为独立权利要求,或者将说明书中的一些可使申请具有实质性特点的技术特征补充到独立权利要求中去以对其保护范围作进一步限定。在提交新修改的专利申请文件同时,应当在意见陈述书中论述新修改的独立权利要求相对于通知书中引用的对比文件具备新颖性和创造性的理由。
3)如果通过分析,不仅认为原独立权利要求及其所有的从属权利要求无新颖性和/或创造性,而且说明书中也没有任何可使申请具有突出实质性特点的内容,在这种情况下需要与发明人沟通。如果发明人提出了专利申请文件的修改方案,则应当根据发明人的指示尽可能在意见陈述书中论述新修改的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。

“这么解释,你明白了么?”,“Get了,我这就着手处理。谢谢师姐!”,“你……”,“嘟~嘟~嘟~”。还没等我寒暄一番,这臭小子就火急火燎地挂了电话,得,看来是Get真谛抓紧去实操了。