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抵触申请及其司法实践案例分享

作者:智信禾

时间:2021-07-19

 

一、中国的抵触申请制度

 

根据专利法第二十二条第二款的规定,在一件专利申请的新颖性判断中,由任何单位或者个人(包括申请人本人)在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实用新型专利申请,损害该申请日提出的专利申请的新颖性。

 

 

总结一下,如果在先的专利或专利申请要构成在后的中国专利申请的抵触申请,需要满足以下条件:

 

i)在先专利或申请由任何单位或者个人(包括申请人本人)在中国申请;

 

ii)在先专利或申请的申请日早于在后申请的申请日;

 

iii)在先专利或申请的公布或公告日在在后申请的申请日当天或之后;

 

另外,对于PCT申请而言,PCT申请需进入中国国家阶段。

 

二、实践案例

 

在具体的司法实践中,抵触申请可以作为侵权诉讼中的现有技术抗辩来对抗专利权人。“邱则有”案公开了被告通过提供抵触申请文件来进行现有技术抗辩,并被法院支持的成功案例。

 

由于案情较为复杂,现仅对涉及抵触申请相关事实及认定进行简单介绍。

 

在该专利侵权纠纷中,被告向上海市第一中级人民法院提供了一篇抵触申请(专利申请号00136046.9)对涉案专利(专利号:02122558.3)进行现有技术抗辩。

一审判决((2008)沪一中民五()初字第174)、二审判决((2011)沪高民三()终字第77)中均指出双方争议的特征“管端封口板包裹在空心管管端口内壁”被该抵触申请显而易见地公开了,被告现有技术抗辩成立,从而判定被告实施的是现有技术,故不侵权。

 

但是二审判决中对利用抵触申请进行现有技术抗辩进行了限制性说明,具体如下:由于抵触申请也可以破坏专利的有效性,故依据现有技术可以用于不侵权抗辩的法理,抵触申请应可以类推适用现有技术抗辩。但抵触申请与现有技术相比,其破坏专利有效性的效力有限,抵触申请只能用于评价新颖性,而不能用于评价创造性,故抵触申请类推适用现有技术抗辩时,其抗辩的效力也应受到相一致的限制。为此,抵触申请类推适用现有技术抗辩应限于在相同侵权中才能进行抗辩,且被控侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同时,不侵权抗辩才能成立。

 

笔者非常好奇,既然被告找到这么有利的抵触申请,为什么不对涉案专利提起无效呢?

 

通过查询笔者发现,被告确实以同样的材料作为抵触申请对涉案专利提出了无效宣告请求,但是复审委在对该争议特征进行认定时,认为“由此可见,(涉案专利的)权利要求26和附件8(抵触申请)存在区别特征“管端封口板包裹在空心管管端口内壁”,两者的技术方案并不相同(决定号 WX14143),因此,第二请求人关于权利要求26不具备专利法第22条第2款规定的新颖性的无效理由不能成立。”即,专利复审委员会认为同样的抵触申请并没有公开涉案专利中的“管端封口板包裹在空心管管端口内壁”。

 

看到这里,迷雾算是被揭开了。针对同一个抵触申请,在用来评价同一个区别特征的时候,无效程序和诉讼程序给出的结论不同。

 

针对这个现实,给我们的指导意义是什么呢?核心的一句话是,一切皆有可能。

 

面对确权程序和维权程序中结论不同的情况,作为当事人,需要从自己的角色出发,在处于不利地位的时候,不妨考虑利用可能的救济渠道,换个程序,可能还有翻盘的机会。