摘要

本文以发明专利01819676.4的无效宣告决定为例，分析审查意见答复过程中关于权利要求的修改的问题

涉案专利

涉案专利申请号：01819676.4

发明名称：无线通信系统

优先权日：2000-12-11

申请日：2001-11-30

授权公告日：2007-04-25

专利权人：夏普株式会社

无效请求人：OPPO广东移动通信有限公司

审查决定：宣告01819676.4号发明专利权全部无效

决定要点： “明显错误”应是所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误，对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文确定出的唯一的正确答案。

简要说明：本案例中针对无效宣告请求人提交的无效理由和证据，专利权人对权利要求进行了修改，但请求人认为该修改不符合专利法实施细则第69条的规定，合议组最终确定此次无效宣告请求以本专利授权公告的权利要求书内容为基础。

以下仅以本案例中关于权利要求4的修改不符合专利法实施细则第六十九条的规定为例，对审查意见答复中权利要求的修改进行讨论。

案例简述

涉案专利修改后的权利要求4（划线部分为修改内容）

4. 一种无线通信系统中的基站，该无线通信系统由基站和与上述基站进行无线连接的移动站所构成的，能够进行在第一频率下的基站移动站间通信和在与上述第一频率不同的第二频率下的不经过上述基站的移动站间直接通信，其特征在于，
包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，来分配移动站间直接通信中的帧内带，
其中，上述无线通信系统包括同步装置，在上述移动站间直接通信中使用与用于上述基站移动站间通信的上述第一频率不同的上述第二频率时，根据在上述基站移动站间通信中所使用的控制信息，来使上述基站移动站间通信中的帧与上述移动站间直接通信中的帧同步。

请求人认为

权利要求4的修改不符合审查指南、专利法第33条、专利法实施细则第六十九条的规定。

合议组认为

1、关于明显错误

根据本领域技术人员对权利要求技术方案的整体理解，授权权利要求4中的“帧内频带”并无明显的语法错误、文字错误或打印错误，专利权人认为不正确的内容并不是可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的。“帧内带”并不是本领域公知的技术术语，本专利说明书也没有对“帧内带”做出具体的解释限定，本领域技术人员无法直接地、毫无疑义地将“帧内带”具体理解成帧内的时间区域。因此，将权利要求4中的“帧内带”修改为“帧内频带”不能认为是对明显错误的订正。

2、关于进一步限定

首先，授权权利要求4要求保护一种无线通信系统中的基站，其要求保护的是在基站处执行的资源分配。专利权人新增的有关同步装置的特征是对无线通信系统的限定，所谓的“同步”实际上是移动台根据基站移动台间通信所使用的控制信息来校准以达到移动台与基站双方之间的同步，而基站下发的控制信息并不是仅仅包括同步信息或仅是用于同步，“同步装置”的操作实际上是移动站来完成的，针对移动站的“同步”操作，基站也并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作，同步操作也并不会对基站的资源分配造成影响。从属于权利要求4的权利要求6也没有针对同步装置的进一步限定。基站仍旧只是完成根据请求执行资源的分配，并没有对与基站的构成或功能相关的技术内容的进一步限定。另外，权利要求3、4中已明确限定了系统是由基站、移动台构成，同步也是移动台与基站达到同步，本专利说明书的整体记载内容也未表明同步装置是在基站内实施完成。另外，关于系统中的同步装置已在权利要求1中要求保护了。

此外，根据授权的权利要求的内容，社会公众并不能预见到在对要求执行通信资源分配的基站的保护中还应当包括有执行移动台与基站同步的装置，专利权人对权利要求4所作上述修改并不是社会公众可以预期的合理修改方式。

权利要求4新增的技术特征并不是对于其保护主题“基站”的进一步限定，并不能有效地缩小权利要求的保护范围。因此，专利权人在权利要求4中新增有关同步装置的修改不符合审查指南规定的“权利要求的进一步限定”修改要求。

总结

本案例中，权4新增加的关于“同步装置”的技术特征确实是本专利其他权利要求中记载的，从字面来看似乎该修改没有超范围，但从该修改带来的结果来看，该新增加的技术特征并没有起到对权利要求4进行进一步限定以缩小其保护范围的作用，且该修改不是社会公众可以预期的，因此，该修改不符合专利法实施细则第六十九条的规定。对于专利权人认为是明显错误的修改，根据本专利的记载，该明显错误不是本领域技术人员能够明显识别的错误，且本领域技术人员根据说明书的整体及上下文无法确定出唯一的修改方式，因此，该修改不是明显错误的修改。

因此，在对权利要求进行修改时，一定要判断权利要求的修改在实质上是否超范围，且对于明显错误的判定不能想当然，要以是否根据说明书整体以及上下文只能得到一种正确答案为准。

综上，代理人在答复审查意见时，若需要对权利要求进行修改，可以按照下述方法进行修改：

1、在答复创造性问题时，代理人可以先在权利要求书和说明书中查找可以添加至权利要求中以确定其新创性的技术特征，但并不是只要该技术特征记载在本专利中就可以将其增加至权利要求中，若该技术特征不能对权利要求实现进一步限定，或者甚至增大了权利要求的保护范围，则会被认为是修改超范围，因此，还需要判断新增加的技术特征在实质上是否能够进一步限定该权利要求，（如新增加的技术特征是否对技术方案的实现、设备的构成或设备的功能等有更具体的限定），进而缩小该权利要求的保护范围，只有在确定该修改在专利文件中有记载，且该修改在实质上缩小了权利要求的保护范围，才能对权利要求进行修改，否则容易被审查员认为修改超范围。

2、大多数情况下，明显的错误是笔误（如将“检测”误写成“监测”等），这种所属领域的技术人员一眼就能够识别的错误是可以修改的，且不会被审查员认为是超范围。但对于所属领域的技术人员无法明显识别，和/或，根据说明书的整体以及上下文能够有多种解读和修改方式的技术特征，不能认为是明显错误，因此不能以明显错误为理由进行修改。