作者:智信禾
时间:2021-12-20
根据《专利法》规定,职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。单位与发明人或者设计人可以通过订立合同约定专利的申请权利和专利权的归属,若无约定,职务发明创造的专利申请权利属于该单位,专利申请被授权后,该单位成为专利权人。
认定职务发明创造存在许多情况。例如,职务发明创造不限于在本单位任职期间作出,发明人或设计人在退职、退休或调动工作后1年内,作出的与其在原单位承担的本职工作或者单位分配的任务有关的发明创造,依然属于职务发明创造。职务发明创造认定不明确会导致单位与发明人或者设计人产生纠纷。
案例:甲某在A公司负责芯片设计的工作,后入职B公司,并在从A公司离职的1年内以B公司的名义申请了涉案专利,并获得授权,该涉案专利涉及芯片领域。A公司认为涉案专利属于职务发明创造,专利权应当归属于A公司,遂向法院提出针对涉案专利的权属纠纷诉讼。
一审民事判决中认为,甲某在A公司的本职工作是芯片设计,而涉案专利属于芯片封装技术领域,芯片设计和芯片封装涉及不同的技术,涉案专利与甲某在A公司承担的本职工作无关,并驳回A公司的诉讼请求。A公司不服一审民事判决,提起上诉。
二审中,A公司认为在关联性审查时,应当比较的是涉案专利的内容与离职员工在原单位的本职工作或分配的任务的全部内容,而不是某一局部内容,涉案专利的技术方案的全部实质性特征都属于甲某在A公司工作期间所接触、控制、获取、掌握的技术内容。B公司辩称,涉案专利的技术与甲某在A公司的本职工作差异较大,属于不同技术领域,甲某在A公司的本职工作不存在接触芯片封装相关技术内容的可能性。
经二审查证,A公司及其关联公司的业务范围包括芯片设计和芯片封装两个方面,而芯片设计和芯片封装虽然涉及不同的技术,但在具体研发过程中二者会存在联系和沟通。芯片设计和芯片封装两个领域或者研发团队本身也会存在密切的联系。甲某在A公司任职期间承担的本职工作的具体内容包含芯片封装技术的研发。涉案专利与甲某在A公司承担的本职工作具有相关性。
本案二审最终判决:撤销一审民事判决,确认涉案专利为职务发明创造,并且归A公司所有。
案例评析
根据《专利法实施细则》规定,执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指以下三种情况。
1、职务发明创造是发明人或设计人在本职工作中做出的。
2、发明创造是发明人或设计人履行本单位交付的本职工作之外的任务所完成的。
3、发明人或设计人在退职、退休或调动工作后1年内,作出的与其在原单位承担的本职工作或者单位分配的任务有关的发明创造。
本案涉及的法律问题是职务发明权属认定中“相关性”的理解。离职员工作出的发明创造是否属于职务发明创造应当满足以下两个条件:1.时间要求,涉案发明创造应当是在员工的劳动、人事关系终止后1年内作出的;2.内容要求,涉案发明创造与在原单位承担的本职工作或任务有关。在认定是否“有关”时应当重点审查离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、从事的工作内容或者工作职责、技术主题、技术思路等方面的相关性,而不要求具体技术方案的一致性。在确定涉案发明创造是否属于职务发明时通常并不一定需要进行技术方案的比对,更不要求涉案发明创造的技术方案与原单位已经形成的技术方案实质相同。
除了“相关性”的认定,在实践过程中认定职务发明创造时,对于“本职工作”、“本职工作之外的任务”、“物质技术条件”等条件的认定均有具体解释。
所谓的“本职工作”是发明人或设计人的职务范围,属于日常工作职责的范围,而不是单位的业务范围,也不是发明人或设计人所学的专业的范围。所谓的“本职工作之外的任务”是指工作人员根据本单位的安排承担的短期或临时的任务。所谓的“本单位的物质技术条件”应当是本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。而且,还需要考虑物质技术条件对于发明创造的重要程度。如果发明创造全部或者大部分利用了本单位的资金、设备、零部件、原材料及不对外公开的技术资料,并且这种利用对发明创造而言是必不可少的、起决定性作用的条件,则发明创造应属于职务发明创造。如果发明创造仅少量利用本单位的物质技术条件,而且这种利用对发明创造的完成的关系不大或者没有起到决定性的作用,则该发明创造不认为是职务发明创造。
结束语:员工离职后,再就业时所从事的工作往往与之前的工作相关。员工在离职1年内作出的发明创造,有可能是属于原单位的职务发明创造,专利申请权和专利权应当归属于原单位。企业应当对离职员工在1年内作出的发明创造进行管控,避免造成知识产权的损失。同时,企业还应该当对新入职的员工在1年内作出的发明创造进行管控,避免发生类似的权属纠纷。