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结合无效案例浅谈在无效程序中对权利要求的修改问题

作者:智信禾

时间:2022-03-17

案件简介:

涉案专利申请号:01819676.4

发明名称:无线通信系统

申请日:2001年11月30日

授权公告日:2007年04月25日

请求人:OPPO广东移动通信有限公司

专利权人:夏普株式会社

审查决定:宣告01819676.4号专利无效

本案的争议焦点之一:专利权人对权利要求所作修改是否满足《审查指南》关于修改方式中对权利要求进一步限定的要求,以及专利权人认为的“明显错误”是否明显。以便在此基础上进行无效审查文本的确定。

案例简述:

请求人于2020年06月05日向国家知识产权局提出了无效宣告请求。专利权人在无效程序中,对权利要求3、4增加了权利要求1中有关同步装置的限定;并将权利要求4、6中认为是明显错误之处的“帧内频带”修改为“帧内带”。

具体对权利要求的修改如下图所示:

 

 

 


请求人认为:权利要求3、4、6的修改不符合审查指南、专利法第33条、专利法实施细则第69条的规定。

合议组认为:

关于对权利要求3、4进一步限定的修改:

授权权利要求3、4分别要求保护一种无线通信系统中的基站。“同步装置”的操作实际上是移动站来完成的,针对移动站的“同步”操作,基站也并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作,同步操作也并不会对基站的资源分配造成影响。另外,权利要求3、4中已明确限定了系统是由基站、移动台构成,同步也是移动台与基站达到同步,本专利说明书的整体记载内容也未表明同步装置是在基站内实施完成。

而权利要求3、4新增的技术特征并不是对于其保护主题“基站”的进一步限定,并不能有效地缩小权利要求的保护范围。因此,专利权人在权利要求3、4中新增有关同步装置的修改不符合审查指南规定的“权利要求的进一步限定”修改要求。

法律依据:专利法实施细则第六十九条规定:“在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。”具体如何修改,《审查指南》第四部分第三章4.6.1节“修改原则”中规定:“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:(1)不得改变原权利要求的主题名称。(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”4.6.2节“修改方式”中规定,在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。

关于对权利要求4、6中“明显错误”的修改:

根据本领域技术人员对权利要求技术方案的整体理解,授权权利要求4、6中的“帧内频带”,以及权利要求6中的技术特征“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率,来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”并无明显的语法错误、文字错误或打印错误,专利权人认为不正确的内容并不是可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的。

并且“帧内带”并不是本领域公知的技术术语,本专利说明书中也没有对“帧内带”做出具体的解释限定。而根据本专利说明书第18页第1段的记载本领域技术人员也无法直接地、毫无疑义地将“帧内带”具体理解成帧内的时间区域。

此外,专利权利人对权利要求6的修改,并不是根据说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案,存在作其他解释或者修改的可能。可见,上述错误并不属于审查指南规定的能够允许修改的明显错误三种类型中的任一种,修改内容也不是能够唯一确定的。因此,专利权人对权利要求4、6所做的上述修改不能认定为是对明显错误的订正。

法律依据:关于明显错误,审查指南第二部分第八章5.2.2节“允许的修改”中对于符合专利法第三十三条规定的修改给出了规定,其中在第5.2.2.2节“对说明书及其摘要的修改”中对“明显错误”规定:“(11)修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。”基于相同的原则,权利要求中的明显错误也应是所属技术领域的技术人员明显就能够识别出的,并且其修改应当是唯一确定的。
总结:
对采用进一步限定的方式修改权利要求进行分析,不仅需要注意在权利要求中所补入的技术特征是否为其他权利要求中记载的技术特征。更需要注意的是通过补入的技术特征是否在实质上达到了缩小原有保护主题的保护范围。也即需要注意补入的技术特征是否是对原保护主题的进一步限定。若补入的技术特征与原保护主题无关,即使在形式上看是采用进一步限定的方式修改权利要求,也无法达到缩小原保护主题的保护范围的目的。

 

而明显错误的修正,是允许专利权人对申请文件中属于明显错误之处进行修正。因此,对于明显错误的修正主要需要明确是否满足以下两方面的认定,第一:对明显错误的认定。第二:对修正内容的认定。

 

其中,对于明显错误的认定,并非是专利权人认为的专利申请文件中撰写有误的地方。是需要所属技术领域的技术人员能在专利申请文件中明显识别出的语法错误、文字错误或打印错误。而对于修正内容的认定,则需要所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。若任意一个方面的认定不能满足,都不属于明显错误修正的范畴。

 

由于在无效宣告程序中对专利申请文件作进一步限定的修改,或对明显错误的修正是专利权人为保有其专利权所采取的经常性的手段。因此,无论是作为专利权人还是专利请求人,都需要准确把握上述两种修改方式,才能更好地维护自身的权益。对于专利权人来说,准确把握上述两种修改方式,可以在对专利申请文件进行准确修改的基础上,有效保障自身的合法权益。而对于请求人来说,准确把握上述两种修改方式,可以在无效程序中对专利权人的修改提出合理质疑,从而提高其无效请求的接受程度。

【参考文献】
[1]国家知识产权局.【十大案例】评析“无线通信系统”发明专利无效案无效程序中与权利要求修改相关的问题.2021-06-11