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美国商标“申请基础”的选择

作者:智信禾

时间:2022-04-30

根据美国相关法律规定,通过单一国家渠道申请美国商标时需要指定“申请基础”,如在提交申请时未指定“申请基础”不会影响申请日的确定,但后续会收到审查意见被要求补充指定“申请基础”,也会因此产生答复审查意见的费用。为避免不必要的费用,最好在提交申请时就指定符合申请人自身条件的“申请基础”。下面笔者将对有关美国“申请基础”的相关问题进行逐一阐述。

 美国商标申请基础有哪些?各自的要求和特点是什么?

1. “实际使用”【 Use in Commerce - §1(a) 】

以“实际使用”为申请基础,要求申请商标在递交申请前已经在美国实际投入商业使用。申请时需要同时提交的资料有:(1)两个日期:申请商标第一次在任何地方使用日期;申请商标第一次在美国进行商业使用的日期。(2)使用证据:每类至少提交一个指定商品/服务的证据,每项商品/服务可以提供1-2个证据。

特点:申请时要求同时提交使用证据,但没有额外官费。

2. “意向使用”【Intent-to-Use -§1(b) 】

如果在提交申请时申请商标尚未在美国实际使用,但之后申请人将在美国对其进行商业使用,则可以选择以“意向使用”为申请基础。意向使用在申请时无需提交使用证据等资料,但是需要在美国专利商标局完成商标审查并发出核准通知(Notice of Acceptance)之日起的6个月内提交使用证据。如尚未使用申请人还可以申请延期提交,每次延期6个月,最多可申请5次延期,即最多有36个月的时间准备、收集并提交使用证据。

特点:申请时无需提交使用证据,申请人可以尽早提交商标申请并获取申请日,之后有足够时间筹划商标的使用。但此提交使用证据和办理延期都有官费,一般国外事务所也会收取相应的律师费。

3. “国外注册”国外注册(Foreign Registration - §44(e))
申请人需是美国以外符合条件的国家/地区的有效注册商标的所有人。即申请人的原属国必须是美国加入的与商标有关的公约或条约的缔约国,或者依法向美国国民提供对等注册权利的国家。
如果申请人已经有取得注册的相同商标,则可以选择国外注册为基础,一件申请可以基于多个国外注册基础,条件是美国申请指定的商品/服务范围不能超出国外注册商标指定的范围。
需要提交的资料有:国外注册证扫描/复印件及其英文翻译;如无法提供注册证,也可以提供该国商标注册机关出具的商标注册证明文件及其英文翻译。

特点:申请指定商品/服务范围受限,即商品/服务不能超出国外注册范围。

 一份申请是否只能选择一个申请基础?

一份申请可以选择一个或多个申请基础,具体可以分为以下几种情况:

1. 一份申请中不同的类别可以选择分别指定不同的申请基础,例如:
第16类:--国外注册
第25类:--实际使用
第35类:--意向使用

2. 一份申请中同一类别里不同商品可以指定不同的申请基础,例如:
第25类:裤子(实际使用);T恤(意向使用);上衣(国外注册)

3. 一份申请中的一个类别或一个商品可以指定多个申请基础,但不能同时选择实际使用和意向使用。例如:
第16类:--国外注册、意向使用
第25类:鞋子;裤子(实际使用)。上衣;袜子(意向使用、国外注册):

一份申请中不同商品/服务分别指定实际使用和意向使用时,当申请通过审查、异议期结束后,以实际使用为基础的指定的商品/服务/类别需要暂缓,等到以意向使用为基础的商品/服务/类别在规定时间内提交合规的使用证据后才能一并获得注册。需要指出的是,如果申请人未能在规定时间内提交意向使用商品/服务的使用证据,则整个申请将被视为放弃。申请人也可以选择分割申请从而使得已经实际使用的商品/服务可以避免失效并尽早获得注册。

实际上,申请商标最终取得注册需要满足“实际使用”或者“国外注册”其中一个条件。因为意向使用在通过商标审查后、取得注册前也是需要提交使用证据的,即需要满足“实际使用”的条件。而不论基于何种申请基础的商标,在注册满5至6年及续展时都需要提供使用证据。因此在选择申请基础时申请人应重点考虑商品的使用情况,根据不同商品的在美国的使用情况去选择符合条件的申请基础。

 申请基础可以进行更改吗?

美国商标申请基础可以进行更改,但是在商标公告前和公告后请求修改的程序有所不同。

公告前:在商标公告前申请人可以随时请求将申请基础修改为符合条件的其他基础。在公告前办理修改申请基础手续比较简单,耗时也相对较短。
公告后:商标公告后该申请的相关信息已经异议公示,如再更改申请基础,程序上会稍微复杂一些。首先要提交一个申请,局长受理后会将该申请转发至原审查员,由原审查员审理后再决定是否核准该更改。如审查员同意更改,则更改后的商标注册申请将会被重新公告。多道程序再加上重新公告无疑会拉长商标注册申请时间,而且提交更改申请也会发生官费和相应的国外律师费。

常见的公告前更改申请基础的情形如下:

(1)国外注册更改为意向使用

通常适用情形:在公告前无法提供符合条件的国外相同商标注册证。
在公告前更改无需提供资料,只需要符合意向使用的要求即可,后续核准后会需要在规定期限内提交使用证据。公告后修改则需提交申请,由原审查员审查核准后重新公告。

(2)意向使用更改为国外注册

条件:该商标注册申请在请求更改时满足国外注册的要求,即申请人在其国外已有取得注册的相同商标,且拟在美国申请保护的商品/服务范围未超出国外注册商标指定的商品/服务范围(如超出范围则可能收到审查意见对超出范围的商品进行删减)。

请求更改的同时需要提交国外相同商标注册证扫描件及其英文翻译。

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