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国家安全审批制度介绍--美国

作者:智信禾

时间:2022-08-11

随着科技的进步和社会的发展,越来越多的国内公司正在将其业务和研发业务扩展到海外。这类公司往往都希望通过在多个国家设立研究机构或者经营住所来实现经营的全球化以及降低企业经营管理成本。但是由于对当地法律法规认识的不足,企业往往在处理相关法律问题时经验不够充分,采取的措施也可能不够合理,从而导致了企业在经营过程中遭受巨大的损失。

当涉及到在总部以外的国家开发的发明专利时,可能会出现一些潜在的隐患。而如果发明是由几个国家的发明者共同构思的,或者是由发明所在国的非本国发明者共同构思的,则会产生更大的隐患。了解那些有国家安全限制和规定的国家的法律是至关重要的,大多数国家都有相关法律和规定要求在其领土内进行的发明和/或本国居民进行的发明必须首先在当地提出申请,或在国外提出申请前分别获得保密审查许可。

专利申请的保密审查一般是通过对专利的初步审查,来确认该项专利是否涉及国家安全或者重大利益。世界上大多数国家都采用了保密制度对专利申请予以限制。WIPO也曾经就“国际申请与国家安全考虑”列举了各国多种具有代表性的情况(https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)。

违反相关国家安全制度的惩罚非常严重,在大多数国家会被处以从罚款、丧失地方专利权到包括监禁在内的刑事处罚。本文以及后续的系列文章将对世界各地专利申请的保密审查制度(在某些国家被称为国家安全审批)进行介绍。

本文对美国国家制度进行了简要叙述、分析,并希望能通过这样的形式尽量避免企业在这一类问题上踩坑。

▶ 一般规定:
除非获得许可,否则在美国发明的专利申请必须首先根据35 USC§184向USPTO提交。即申请人(或发明人)向国外申请在美国做出的发明专利之前,必须获得USPTO的许可。这种书面许可被称为外国备案许可证(FFL)。 在美国专利申请提交后,通常会在USPTO签发的受理通知书中声明FFL。

美国专利受理通知书中关于FFL的声明:

发明创造的国家才是最重要的,而非发明者的国籍。 例如,如果一名中国公民在美国做出的发明,向外申请前,就需要获得FFL。同样的,美国国籍发明人在中国做出的发明无需向美国申请FFL,而受限于中国专利法规定的保密审查制度。

相关法条原文:
35 USC§184:Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country.
根据美国法典第35章第184条:除非得到USPTO的许可,否则任何人在美国提出发明专利或外观申请六个月内,不得向任何外国提出,促成或授权专利申请。

上文提到,美国专利的受理通知书中会包含关于保密许可的声明,而6个月内,该声明通常已作出,申请人可据此判断专利是否可以继续向外申请。

▶ 惩罚措施:
根据美国法典第35章第185条规定,在没有从美国专利商标局获得 "外国申请许可证(foreign filing license,简称FFL) "的情况下,向美国境外申请,其美国专利权将是无效的。

相关法条原文:
35 USC§185: Notwithstanding any other provisions of law any person, and his successors, assigns, or legal representatives, shall not receive a United States patent for an invention if that person, or his successors, assigns, or legal representatives shall, without procuring the license prescribed in section 184, have made, or consented to or assisted another’s making, application in a foreign country for a patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of the invention.
有任何其他法律规定,如果任何人或其继承人、受让人或法定代表人在没有获得第184条规定的许可的情况下,在外国申请专利,或同意或协助他人申请有关该发明的发明或实用新型,则不得获得美国发明专利。

▶ 例外情况:
如果在没有经过国家安全审查许可的情况下向国外申报,但是没有欺骗的意图,可以获得追溯的许可。
需要提交的材料(部分列举):
(一)提交未经许可的专利申请材料的每一个外国的清单(包含申请日期等);
(二)经核实的陈述(誓言或声明),其中包括:
(i)声明所提交专利不在保密范围;
(ii)表明在发现被禁止的外国申请后,已努力寻求许可证;
(iii)解释未实现请求保密审查的原因

综上,未按照国家规定申请FFL的补救措施较为繁琐,因此申请人应尽量事前申请,另外寻找专利的代理机构也尤为重要。

▶中美相关制度对比:

 

中国

美国

保密范围

发明、实用新型

发明、外观设计(美国无实用新型)

提出方式

①直接向外所申请专利的,先向CNIPA请求保密审查;

②提交新申请,同时申请保密审查

③向CNIPA提交PCT国际申请。

①直接向外所申请专利的,先向USPTO请求保密审查;

②提交新申请即视为提出保密审查,无需额外请求

③向USPTO提交PCT国际申请。

审批结果

经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当及时向申请人发出保密审查通知;

申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的,可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

1周以内收到FFL

▶单独请求的FFL样例(部分):

关于其他国家的国家安全审批制度,将会持续更新,敬请期待~