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通过对比美国专利制度,解读加拿大专利法实施细则的修改

作者:智信禾

时间:2022-08-11

加拿大政府于6 月 22 日在Canada Gazette公布了加拿大专利法实施细则修改的最终文本(网址:https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors120-eng.html),修改后的加拿大专利法实施细则将于2022年10月3日起生效,旨在缩短审查周期,并增加审查官费等。
具体修改内容主要涉及:1)增收权利要求超项费;2)引入RCE制度等。

本文将针对上述两点主要修改,通过对比美国专利制度,解读加拿大专利法实施细则的修改:

对比项目

美国

加拿大

费用

权利要求≥20项,每项

100美元/

美国超项费仅在新申请阶段缴纳

100加元/项,两个缴费节点:

①提实审同时缴纳,基于提实审时权项数;

②授权时缴纳,核查审查过程中历次修改,权项数最多且≥20时的值与提实审时权利要求项数之差为需要在该阶段额外缴纳的超项费。

多项引用

860美元

--

独权超过3

480美元/独权

--

申请策略

l  申请人若选择在2022103前提交加拿大专利实审请求,依然适用修改前法律,即便申请文件中包含100项权利要求,也不收取超项费;

l  新的专利实施细则生效后,第一部分超项费将于提实审时缴纳,申请人可通过对申请文件进行主动修改的方式删除非必要权项,以节省超项费;

l  与美国超项费收取方式不同的是,加拿大专利不针对多项引用,以及独权项数进行额外收费,因此申请人亦可通过多项引用的方式来避免超项费;

l  鉴于实审后的超项费制度比较特殊,申请人应在申请过程中随时留意控制权项数。

RCE

流程介绍

时间节点

答复Final OA过程中,需修改申请文件时(一般第2次审查意见为Final OA

①答复第3次审查意见时;

②继第1RCE后,每2OA需要再提交1RCE

允许的次数

无限制

无限制

费用(大实体)

816加元/RCE

(相当于实审费用)

①第1RCE:1,360美元;

②第2次及后续RCE2,000美元每次

RCE及缴费期限

4个月

3个月,可延期3个月

申请策略

l  此前每件加拿大专利一般需要经历4-5次审查意见后才能授权,加拿大官方通过引入RCE制度以及相关费用,缩短专利审查周期;

l  基于PCT国际申请或者巴黎公约进入加拿大的,可以尽早申请并于2022103之前提出实审,以避免RCE程序;

l  如无法在2022103提实审,申请人可以考虑在加拿大申请延迟实审,直到其他国家同族专利授权。申请人再基于同族专利授权权项提实审和主动修改,这种策略同样可以减少超项费及RCE费用(如果申请日期在20191030日或之后,提实审请求的截止日期为加拿大申请日期起4年;如果申请日期在20191030日之前,则为加拿大申请日期起5年)。

l  为避免不必要的审查意见以及RCE次数,申请人可以基于现有技术情况以及同族专利的审查意见,对加拿大专利进行积极、主动修改。

关于上述超项费的收取方式,请参考如下示例:

申请阶段

当前权项数

是否支付超项费

新申请(巴黎公约途径,或PCT国际申请进入加拿大阶段)

38

实审阶段

25

是,提实审时需额外缴纳500加元[$100*(25-20)]

OA1

28

OA2

21

授权

21

是,缴纳授权费时需额外缴纳300加元:[$100*(28-25)=300]

若您的专利已在加拿大进行布局,请务必留意新的实施细则生效期限(2022-10-3),在此期限前申请专利,或提出实质审查,将会为您节约一定成本。当然提前申请也可能影响到您的整体专利布局,以上建议仅供您参考。

如有其他问题,也欢迎随时沟通。