《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”此条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。本文结合第22502407A号“Boogie Bear及图”商标无效宣告案件，对在先著作权的保护予以分析阐述。

一、基本案情

晋江市顺超鞋服有限公司（以下简称“顺超公司”）于2021年2月5日对卜吉熊品牌有限公司（以下简称“卜吉公司”）第16类第22502407A号“Boogie Bear及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。

顺超公司分别从商标权、著作权和恶意抢注在先使用商标进行主张：

其一，争议商标与顺超公司在先申请的第21101870号“阿迪熊adbear及图”商标(以下称引证商标)构成近似商标。

其二，争议商标抄袭、复制顺超公司在先作品“阿迪熊”，损害了顺超公司在先著作权。

其三，争议商标申请日前，顺超公司“阿迪熊”作品已然存在，之后在其生产、销售产品中大量使用和宣传“阿迪熊”商标，已为公众所熟知。顺超公司有理由相信卜吉公司在申请注册争议商标前已知申请人在先作品的存在。卜吉公司仍申请注册争议商标是恶意抢注行为，违背了诚实信用原则，属于“以不正当手段取得商标注册”的情形。

商评委经审理认为：

1、引证商标第21101870号“阿迪熊adbear及图”因“连续三年不使用”已被依法撤销，不再构成争议商标注册申请的在先权利障碍。故顺超公司有关主张缺乏事实依据，不予支持。

2、顺超公司虽主张争议商标的注册侵犯了其对“阿迪熊”标识享有的在先著作权，但无版权登记证书等相关权属证明和创作完成、公开发表资料等其他有效证据予以佐证，无法认定申请人享有著作权。故无法支持申请人在先著作权的权利主张。

3、2013年《商标法》第三十二条后半句关于申请商标注册“不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之规定，系指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并具有一定影响的情况下，未得到该商标所有人授权或认可，在相同或类似商品上抢先注册该商标或与该商标相同或近似商标的行为。本案顺超公司提交的专卖店照片系自制证据，未显示形成时间。综合申请人提交的在案有效证据不足以证明在争议商标申请日前，其已在与争议商标核定使用的羊皮纸、纸巾、印刷品等挂商品为同一种或类似商品上使用与争议商标相同或相近似的商标并具有一定影响。顺超公司称卜吉公司恶意抢注其“阿迪熊”商标的理由亦缺乏事实依据。因此，本案不能认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条后半句之禁止性规定。

4、2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形是指系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。顺超公司援引该条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实依据，不予支持。

商评委裁定：

依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，争议商标在第16类商品上予以维持。

顺超公司不服，诉至北京知识产权法院。顺超公司主张其“阿迪熊”图形具有独创性，构成美术作品，其对该美术作品享有在先著作权。诉争商标与该美术作品构成实质性相似，诉争商标的申请注册侵害其在先著作权，违反商标法第三十二条的规定，应当予以无效宣告。

北京知识产权法院经审理认为：

根据顺超公司提交的著作权登记证书显示，“阿迪熊”美术作品创作完成时间为2015年8月8日，登记日期为2017年10月19日，均晚于诉争商标的申请日期，无法满足商标法第三十二条所述在先权利对于时间的要求。顺超公司又以第8817631号图形商标的注册日2012年2月21日来证明涉案图形的创作完成时间。这与其举证的著作权登记证书上显示的时间矛盾，且商标申请注册行为并不足以证明作为标识的图形创作完成时间及权属情况。著作权登记证书中显示的创作者为王某某，顺超公司仅提交其法定代表人与某自然人存在叔侄关系的居委会证明，尚不足以证明涉案图形与顺超公司之间存在利害关系。

顺超公司主张的“阿迪熊”美术作品的独创性部分为眼睛形状、光圈、立体视觉效果、色彩搭配等，诉争商标在上述部分均与之无实质性相似。故在案证据不足以证明诉争商标的申请注册侵害了顺超公司的在先著作权，鉴于此，北京知识产权法院判决：诉争商标的申请注册未违反商标法第三十二条的规定，驳回顺超公司的诉讼请求。

二、重点评析

本案的焦点问题为争议商标的注册申请是否构成《商标法》第三十二条所指的损害他人现有的在先权利的情形。

作品应当体现出独创性，体现作者对涉案图形在局部设计或者整体构思等方面独特的表达。在创作过程中，借鉴公有领域的表达属于常见情形，只要涉案图形体现出作者独特的构思，亦构成作品。

本案涉案图形中，圆圆的脑袋、两只圆圆的耳朵，属于常见的卡通熊构成元素，属于公有领域的表达，但是本案涉案图形在眼睛的形状、光圈、色彩搭配等方面体现出作者独特的设计构思，故本案涉案图形整体上亦构成美术作品。

从本案的审理可以看出，系争商标的注册申请是否损害他人现有的在先著作权主要涉及三方面问题：一是他人请求保护的对象是否构成《著作权法》意义上的作品，即是否具有独创性；二是在构成作品的基础上进一步认定他人对该作品是否享有著作权，即确定著作权的归属；三是商标注册人申请注册系争商标的行为是否损害了他人现有的在先著作权。

我国著作权实行自愿登记原则，著作权登记主管机关对登记事项进行形式审查，因此仅有著作权登记证书并不足以证明他人作品在争议商标申请日前已创作完成并公开发表，仍须有在先设计及公开发表的证据佐证。此外，侵犯他人著作权强调的是未经授权的复制、发行，如果商标注册人有证据证明争议商标源于其独创完成的作品，或者其申请注册争议商标的行为经过著作权人授权，那么即使争议商标与他人享有在先著作权的作品构成实质性相似，也不当然认定争议商标侵犯了他人的现有在先著作权。

诉争商标图形与涉案图形构成实质性相似的认定，应当指的是诉争商标与涉案图形独创性部分构成实质性相似。商标法对在先著作权的保护，仅指的是对作品独创性的保护，而不包括公有领域的表达，公有领域的表达不应为任何人所垄断。因此，在对比之时，应当首先将公有领域因素排除，比如本案涉案图形中熊圆圆的脑袋、两只圆圆的耳朵，即便诉争商标与本案涉案图形的这两个要素相同或者近似，二者亦不构成实质性相似。

综上所述，商标法对在先著作权的保护，仅指的是对作品独创性的保护，而不包括公有领域的表达，公有领域的表达不应为任何人所垄断。在认定是否构成作品、著作权的归属以及是否侵权方面存在一些不确定因素，因此实践中要根据个案的具体情况，结合《著作权法》和《商标法》的有关规定作出相应判断，要兼顾著作权保护与维护商标保护。一方面，要遏制不当利用他人享有在先著作权的作品申请注册商标的行为，以保护著作权人的在先智力成果；另一方面，也要厘清正常的商标注册使用行为与侵犯著作权行为之间的界限。