引言

《专利法》第十九条第一款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。

《专利法》第十九条第四款规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

“保密审查条款”不仅属于驳回条款，也属于无效条款，在向外国申请专利的过程中十分重要。

无效案例分析

5W126301无效宣告请求审查决定（第55586号）

案件简述：

涉案专利号：ZL201720389490.8

发明名称：一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱

专利权人：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

审理结论：宣告涉案专利全部无效

案情介绍：

针对涉案专利，无效请求人于2021年11月25日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告涉案专利权利要求1-12全部无效，同时提交证据1-16。

请求人基于证据1和证据2，主张涉案专利的发明创造是在中国完成的，但涉案专利技术方案未进行保密审查，不符合专利法第十九条第一款的规定。而专利权人认为涉案专利是在国外完成的发明创造，并提交证据1的反证。

合议组认为：

涉案专利属于先在美国提出专利申请，后在中国申请专利且未履行保密审查的情形，其能否获得专利保护，关键在于涉案专利的实质性内容究竟是在国内还是在国外完成的。

首先，判断涉案专利的实质性内容是否在国内完成，可以从以下两个角度综合考察，一是从专利权人住所地的角度，二是从发明人国籍的角度。请求人提供的证据可初步证明涉案专利的实质性内容在国内完成具有高度盖然性。

其次，如果专利权人不能提供充分的反证推翻以上认定，表明涉案专利的发明创造是在国外完成的，则其应当承担不利的法律后果。

综上所述，请求人提交的证据能够相互印证，证明涉案专利的发明创造在国内完成具有高度盖然性，在专利权人未能提供充分的证据推翻上述事实的情况下，合议组确认涉案专利的发明创造是在国内完成的。鉴于专利权人将其在国内完成的发明创造于2016年12月20日递交美国临时专利申请之前，未履行向国务院专利行政部门提请进行保密审查的义务，涉案专利的技术方案不能被授予专利权，宣告涉案专利的全部无效。

启示：

对于专利申请人拟向国外申请专利的启示：

根据专利法实施细则第八条的规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当采用下列方式之一请求专利局进行保密审查：

（1）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向专利局提出请求，并详细说明其技术方案；

（2）向专利局申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向专利局提出请求。

向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

由上可知，对于在国内完成的发明创造，专利申请人拟向国外申请专利的，应当按照法律规定，提出保密申请，为了避免未进行保密审查导致权益丧失，对于不确定后续是否需要向外国申请专利的，在提交国内申请时，可以同时勾选保密审查；对于确定需要向外国申请专利的，可以直接向专利局提交专利国际申请。

对于请求无效或应对无效的启示：

由于“保密审查条款”不仅属于驳回条款，也属于无效条款，因而在需要无效某个专利申请时，若向外国申请了专利，则可以将其是否进行保密审查也作为一个无效思路。

以违反“保密审查条款”为由请求宣告专利权无效的，需要证明涉案专利的实质性内容系在国内完成的初步证明责任，且其举证需要达到高度盖然性的要求。

相对地，为了应对以违反“保密审查条款”为由请求宣告专利权无效，专利权人在进行发明创造时，要尽量进行证据保留，对于在国外完成的技术方案，需要保留能够证明技术方案在国外研发和完成的直接证据，比如与技术方案相关的研发环境、研发过程中相关的研发资料或公正资料、参与实质性技术方案的各研发人员的出入境记录、研发过程的影像记录等，避免权益丧失的风险。