在专利授权后的无效宣告行政程序中，专利权人有权利修改涉案专利的权利要求。而一旦专利无效宣告的行政程序结束，进入行政诉讼阶段，专利权人不能再修改权利要求。因此，专利无效宣告程序可以说是专利权人修改其专利保护范围的最后机会。本文结合最高人民法院的一则指导案例跟大家分享一个无效阶段权利要求修改的新思路。

案例来源：最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2023)

案例：北京中科奥森科技有限公司与国家知识产权局专利其他行政行为纠纷上诉案

案号：(2021)最高法知行终556、581、738号

裁判要旨：

专利确权程序中，关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。

专利确权程序中，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。

案情简介：

本案中，针对某公司就涉案专利CN200480036270.2提出的无效宣告请求，国家知识产权局作出第40532号无效宣告请求审查决定（下称“被诉决定”），宣告涉案专利权全部无效；专利权人不服，向北京知识产权法院（下称“一审法院”）提起诉讼。

本案争议的重点在于专利权人在无效阶段修改的权利要求是否符合专利法实施细则和专利审查指南的相关规定，所以我们可以先了解一下权利要求的情况。

涉案专利的权利要求共31项，包括3组权利要求。其中第一组包括权利要求1-8，主题为一种利用人脸图像进行识别的方法；第二组包括权利要求9-14，主题为一种利用主动光源获取人脸图像的方法；第三组包括权利要求15-31，主题为一种实现权利要求1或9所述方法的人脸图像识别系统。

无效阶段，专利权人修改后的权利要求共12项，主要的修改包括：

（1）新独权1=原权1+原从权2、4、6和7

（2）新独权4，对应原权1的从权3

（3）新独权8=原独权15+原从权16、17、19、21至28，

（4）新独权11=原独权15+原从权16、17和20，

2019年6月3日，国家知识产权局认为修改后的权利要求1系将原权利要求2、4、6、7合并到原独立权利要求1中，修改后的权利要求4系将原权利要求3合并到原独立权利要求1中。即本次修改中对同一项权利要求（原权1）分别补入不同的技术特征，同时形成多项新的独立权利要求（新独权1和4）。但是原权利要求1在经过进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不再存在，因此新独权4的修改不再被接受。新独权11存在上述同样的缺陷，因此同样不被接受。

某森公司不服，于2019年9月向一审法院提起诉讼，一审法院认为若允许新独权1和4同时存在，相当于一项独立权利要求同时变为多项独立权利要求，则扩大了原权利要求的保护范围，不符合专利法实施细则和专利审查指南的相关规定。对新独权4和11仍然不接受。

某森公司不服一审判决，向最高院提起上诉，最高院认为：

1、 关于权利要求4的认定

本案中，新独权4与原权3的实质内容和保护范围完全一致，二者的区别仅在于新独权4对原权1对应内容采用了全文表述，而原权3则是采用编号指代的方式表达，故新独权4即为原权3，而非由原权利要求1、3合并而来。

综上所述，新独权4为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题，应予以接受。

2、 关于权利要求11的认定

对于新独权11，最高人民法院认为新独权8通过合并式修改（合并原独权15+原从权16、17、19、21至28已经回应无效宣告理由，所以权利要求11的合并式修改（原独权15+原从权16、17和20）已经不是为了回应无效宣告理由而做出的，其实际上是以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实，不符合回应无效宣告理由为限的审查理念，不应支持。

修改启示：

在无效案件的权利要求修改中，同一独立权利要求中分别加入来自另一项权利要求中的不同技术特征或不同的从属权利要求的附加特征，形成多个并列的新独立权利要求的修改方式不必然就不符合无效阶段的修改要求，需要逐一判断：

1. 若多个并列的新独权中，有涉案专利原有权利要求，这些原有的权利要求是当然的审查基础，不存在不能被接受的问题，不应被排斥在审查基础之外，本案的权利要求4属于这种情况，故应该被接受。

2. 多个并列的新独权中，是否存在为回应无效宣告理由而进行的修改，在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。本案的新独权11属于这种情况，在新独权8已经回应了原权利要求15不具有创造性问题的情况下，再次对原权利要求15另行修改及相应获得的更多新权利要求（新独权11），不予接受。

综上，无效阶段的修改，除了回应无效宣告理由外，还可以将原权利要求列为新的独权，也是被接受的。即新的独权1通过进一步限定式修改，保护范围相对原独权1变小，在这种情况下，若某个原从权有独立存在的价值，则无需机械地引用新的独权1，而是修改为新的独权，也是可以接受的。

拓展案例: CN200580032731专利的第33284号无效决定，该案无效过程中，申请人将原本一组20项权利要求的测量仪修改为了68项，4组的测量仪，新增出来三组权利要求，其中：

第一组权利要求，独权1为原权1+2+12；从权2-17分别对应原权项的剩余从权；

第二组权利要求，独权18为原权1+2+16，从权为19-34分别对应原权项的剩余从权；

第三组权利要求，独权35为原权1+2+19，从权为36-51分别对应原权项的剩余从权；

第四组权利要求，独权52为原权1+2+16，从权为53-68分别对应原权项的剩余从权；

很显然，这并列的4组权利要求，只有一组可以看成是为了回应无效理由而做出的，根据最高院的判决要旨，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。上述四组权要应该只有一组可以被接受。

但是值得注意的是，上诉扩展案例在无效阶段的修改，在无效审理过程中被合议组接受了。相同的行政审查机关在对待相同的问题时，审查标准统一还是非常有必要的。