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不同国家的专利分案策略

作者:智信禾

时间:2024-09-12

在全球化的商业环境中,企业往往需要在多个国家和地区申请专利以保护其创新成果。专利分案策略是企业在全球范围内保护知识产权、优化专利布局、增强市场竞争力等的重要手段。不同国家和地区在专利制度上存在差异,这要求企业在申请专利时需根据不同国家和地区的具体情况,制定灵活多样的分案策略。本文将探讨中国、美国的专利分案策略,分析各自的优势与特点,为企业制定多国专利布局提供参考。

 

 

中国的专利分案策略

 

专利法实施细则第48.1规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第六十条第一款(国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后,申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权,颁发专利证书,并予以公告)规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请”。

 

根据上述信息可知,中国的专利分案申请的提出时机指导:

 

第一种分案时机:在专利审查过程中,专利审查员认为一件专利申请中包括两项或以上发明,这两个发明不符合专利申请单一性的原则时,会通知申请人在指定的期限内将其申请分案。

 

第二种分案时机:申请人在收到国务院专利行政部门发出的、针对母案授予专利权的通知之日起2个月内,主动向国务院专利行政部门提出分案申请。

 

第三种分案时机:对于国务院专利行政部门已发出驳回决定的母案,申请人可以在收到该母案的驳回决定之日起的三个月内提出分案申请。

 

第四种分案时机:申请人针对母案的驳回决定提出了复审请求、以及对复审请求决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

 

中国的专利分案申请的材料制作指导:

 

第一:分案申请的说明书和权利要求书应当基于母案中记载的内容,且不得超出原申请公开的范围。即分案申请不能引入任何在母案中未提及的新内容,包括新的技术方案、技术特征或效果等。

 

第二:分案申请在提交后,被视为一个全新的专利申请,其申请日、优先权日等关键时间节点均独立于母案。即分案申请将按照提交时的法律状态进行审查,不受母案审查进度或结果的影响。

 

第三:分案申请的发明人应当与母案中的发明人保持一致或为其子集,以体现对原发明创造的贡献者的尊重。然而,在某些特殊情况下(如发明人变更等),应当在申请文件中明确说明原因,并提供相应的证明材料。

 

 

美国的专利分案策略

 

在美国,专利分案申请是一种常见的专利策略,允许申请人从原始申请(母案)中分割出一部分或全部内容,形成新的申请。并且,美国专利分案申请包括分案申请(Divisional Application)、续案申请(Continuation Application,CA)、部分续案申请(Continuation-in-part Application,CIP)。以下是针对这三种美国专利分案申请的详细解释。

 

分案申请:

 

适用情况:当审查员认为原始申请(即母案)包含两个或更多独立或有显著区别的发明时,会发出限制要求(Restriction Requirement),申请人可以选择将部分发明作为分案申请递交,即分案申请通常是审查员对原始申请发出限制要求的结果。

 

递交时机:通常在审查员发出限制要求后,母案被授权、放弃或申请程序结束之前。

 

说明书和权利要求书:分案申请的内容不能超出母案的公开范围,即分案申请的说明书通常不会改写,权利要求内容是从母案中分割出来的发明点。

 

申请日和专利保护期限:分案申请享有与母案相同的申请日,专利保护期限起算日也与母案一致。

 

发明人:分案申请的发明人应与母案中发明人一致或为其一部分。

 

特点:由于分案申请是基于原始申请中未被审查的发明提出的,因此可以避免与原始申请或其他相关申请之间的重复授权问题。

 

续案申请:

 

适用情况:基于未决的母案申请中公开的一项或多项发明,但不能增加未在母案申请中公开的主题内容。

 

递交时机:在母案处于未决状态时提出,即母案提出之后、被授权/被放弃/申请程序结束之前。

 

说明书和权利要求书:续案申请的说明书基本不做改写,权利要求可以与母案重叠,也可以是未曾出现在母案的权利要求书中而仅在说明书中披露的技术方案;即续案申请通常用于母案权利要求撰写失误或不合理时的补救措施,续案申请可以从原始说明书的记载中重新总结权利要求布局,权利要求保护范围可以和原权利要求重叠,或者是未出现在原权利要求中而仅在说明书中出现的技术方案。

 

申请日和专利保护期限:与分案申请相同,续案申请的申请日及优先权日与母案一致,专利保护期限的起算日也与母案一致。

 

特点:续案申请为申请人提供了在审查过程中调整权利要求布局的机会,有助于更好地保护其发明创造。

 

部分续案申请:

 

适用情况:在母案申请的生命周期内提交,重复母案申请的部分或全部实质内容,并增加了在母案申请中未公开的内容。

 

递交时机:部分续案申请最好在母案公开前提出,避免母案或其同族成为现有技术文献,被用以驳回部分续案中新权利要求的可专利性。

 

说明书和权利要求书:部分续案申请允许在母案的基础上新增技术方案或主题,即部分续案申请可以包含新增内容,说明书记载内容可以超过母案公开范围,权利要求可以增加母案中未披露的新发明点。

 

申请日和专利保护期限:部分续案申请并不必然享有母案的申请日,新增内容采用新的申请日,专利有效期是从母案申请日起算的;即新增发明主题的现有技术界限无法享有母案的申请日,新增发明主题的评价创造性的现有技术界限为实际申请日;部分续案申请的权利保护起算点为母案的申请日,但新增技术方案的保护期限实际上有所缩短。

 

特点:新增技术内容在评估创造性时,其现有技术界限为部分续案申请的提交日而非原始申请的申请日。这意味着新增内容需要面对更广泛的现有技术挑战。

 

分案申请、续案申请和部分续案申请是美国专利体系中三种重要的后续申请方式,它们各自具有独特的特点和适用场景。分案申请适用于处理包含多个独立发明的原始申请;续案申请则用于修改和完善原始申请中的权利要求;而部分续案申请则允许申请人在保持原始申请优势的同时引入新的创新点。

 

 

结论

 

 

不同国家和地区的专利分案策略各有特点,企业在制定全球专利布局时,需要考虑各国的专利法规和实践。通过合理利用分案策略,企业可以更有效地保护其创新成果,同时适应不断变化的市场和技术环境。

 

而日本、韩国和欧洲在专利分案申请方面也有各自的规定和实践,下期再进行详细分享。