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刘强东的“心头刺”被拔了?且慢,我们先来谈一谈在撤三程序中该如何提供使用证据

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时间:2017-08-28

历经五年时间,第1951253号“京东JINGDONG及图”商标最终被北京市高院做出维持撤销复审商标的判决,“京东JINGDONG及图(以下简称‘复审商标’)”商标在第35类 “替他人推销”服务上将不复存在,这对于刘强东来说,应该是个好消息,因为“替他人推销”可是京东的主营业务之一,在该服务项目上未成功注册“京东JINGDONG”商标,恐怕让他觉得非常不痛快。当然,本文的重点不在于欢呼京东在此次判决中的受益,而是通过本案的判决就企业在撤三程序中如何提供使用证据提供一些建议。

本案的当事人香河县长城石油化工制品有限公司(以下简称“香河公司”)为了保住复审商标,在这场长达五年的行政及诉讼程序中可谓是使出了“洪荒之力”,无奈其提供的使用证据无法证明复审商标在第35类“替他人推销”上进行了商业使用,复审商标以被撤销而告终。

撤三程序中如何提供使用证据似乎一直是一个让许多企业觉得头疼的问题,但看过了该案的相关判决,针对这个痛点,我们亦得到了一些启发。

我们先来看香河公司在一审、二审中都提供了哪些证据:

1.香河公司委托他人绘制带有复审商标的墙体广告的证言,并附墙体广告的照片

2.相关销售发票、购货发票及其付款凭证;参加展会的发票、广告发票

3.证明其具备替他人销售石油化工产品的经营资质的营业执照;企业宣传资料

4.供应商及客户的证明,用以证明复审商标在“提他人推销”服务项目上实际进行了使用。

以上证据都是在撤三程序中通常会提供的使用证据,从形式上来看也符合《商标法实施条例》上对于使用证据的相关规定,但为什么未获得法院的认可呢?

在法院作出的判决中,我们找到了答案。

法院认为,香河公司在提交的证据中,主要存在以下几个问题:

1.不能证明复审商标的使用时间

2.未显示复审商标

3.未显示复审商标所核定使用的服务类别

据此,我们可以得知在撤三程序中提供使用证据需要重视以下三个要素:

1.关注复审商标的使用时间

在撤三程序中,我们需要证明复审商标在特定的时间段实际进行了使用,一般自撤销申请人提起撤三申请之日起向前推算三年时间。举个例子,若你的商标于2015年5月29日被他人提出撤销申请,那么你提供的使用证据所显示的时间必须在2012年5月29日至2012年5月28日之间,之前或之后的使用证据都不具有可采性。

2.显示复审商标

一份未曾显示复审商标的使用证据就如同断了线的风筝,所以我们一直强调,在提供使用证据时一定要将商标显示出来,例如在合同中附上显示了复审商标的产品的照片,再结合相关的销售合同与发票构成一个完整的证据链,才具有较强的证明力,进而在审查员心中形成内心确信。

3.显示出复审商标使用在核定使用的商品和服务上

实践中常常会出现这种情况,某企业的商标所核定使用的商品或服务是A,而实际使用过程中大量使用证据指向的商品或服务却是B,提供来的使用证据并非指向该商标核定使用的商品或服务,由于商标必须要与商品或服务联系起来,商标的功能在于区分商品或服务的来源,若非在核定使用的商品和服务上使用复审商标,其证据也是没有任何意义的。

例如,在(2015)高知终字第2764号“雅迪”商标案中,北京高院认为,雅迪公司提供的证据中,陈庄乡雅迪敬老院冠名协议书等可以视为在“敬老院”服务上的使用,而不是在复审商标所核定使用的服务类别上进行了使用。

除此之外,在提供使用证据时,还有几点需要引起重视:

关于复审商标的使用人,由于商标的重要功能之一就在于区分不同的市场主体,这要求相关使用证据必须有一个唯一的指向,这个指向就是复审商标的使用人,包括商标注册人自己以及其许可的第三人。

关于复审商标的使用范围,基于知识产权的地域性原则,复审商标的使用必定是在中国大陆地区的使用。现行商标法之下,在撤销复审程序中,港澳台地区及国外的使用证据还无法得到法院的认可。

关于复审商标的使用方式,复审商标的使用要具有真实性、合法性,这就要求复审商标在实际使用过程中商标标识要一致,所核定使用的商品和服务项目也是一致的,使用目的则是基于真实的使用意图而进行的商业性使用。

虽然本案已经尘埃落定,香河公司估计会觉得很委屈,自身是从事过“替他人推销”服务项目的企业,复审商标也实际进行过使用,可商标最终还是被撤了。但委屈归委屈,正所谓“前车之鉴,后事之师”,我们要明白的是在撤三程序中,能否保住复审商标的关键就在于使用证据,而符合标准和要求的使用证据又是提供使用证据时的重中之重,只有符合相关规则的使用证据才能够被采纳。也只有这样,“洪荒之力”才能爆发出巨大的能量,最终助你保住倾注了大量心血的商标。