作者:智信禾
时间:2022-10-11
【前情提要】
今年6月中旬,有客户跟我说,他们公司在菲律宾申请的商标被驳回了,驳回理由竟是他们自己驳自己。
我寻思着,这种情况国内也蛮常见的。无非就是客户前期使用A公司名义申请商标,后来又用B公司名义申请相同或者近似商标,导致A公司名下商标成为B公司申请的在先权利,从而被驳回。
然而,当我拿到客户提供的《REGISTRABILITY REPORT》(注册审查报告)后,发现驳回原因比我想的要复杂。
报告显示,审查员发现由A公司实际运营的XX网站,已经使用的商标与B公司申请的商标完全一致。因此,需要B公司提供合理解释(菲律宾对于在先使用非常重视)。
这不是大水冲了龙王庙吗?A公司和B公司都是客户他们自己的公司,只不过原来都是使用A公司的名义申请商标和运营网站。但随着客户的发展,他们有国际化的需求,便成立了B公司,业务也由A公司向B公司转移。因此,客户在做全球商标布局的时候,都是使用B公司的名义申请商标。
【我方菲律宾合作所要求提供文件】
我们将客户情况转达给菲律宾的合作所,对方反馈,需要客户提供如下文件:
1、委托书。
2、宣誓书。
3、同名商标在其他国家的申请回执或注册证。
【Round 1 :客户方疑问】
客户向我提出了一个问题,就是《宣誓书》是需要A公司和B公司同时用印,还是说,仅需要B公司用印?
客户之所以有这样的疑问,是因为我们菲律宾合作所要求客户提供的《宣誓书》文件中,仅涉及B公司的信息,并未提到A公司。也就是说,仅需要B公司用印即可。
但客户认为,应该出具商标使用同意书,或者其它能证明两公司关联关系一类的文件。
的确,如果在国内遇到类似情况,通常是需要A公司和B公司一起出具一份证明性质的文件,并由两家同时用印,才会被采信。否则,仅仅是B公司的“自说自话”,审查员很难判断情况的真实性。
于是,我将客户的疑问反馈给涉外部门同事,请他们向菲律宾所转达并给予答复。
【我方(菲律宾合作所)答复】
经检索,申请人在其他国家申请商标均使用B公司名义。在中国境内商标权利人,已由A公司转至B公司。报告中所指出的网站链接,现点击后将直接跳转至新网站,且该网站权利人也为B公司。此种情况下,并不涉及第三方,均为申请人自己的权利,仅体现一个权利主体,出具《宣誓书》即可。
【Round 2 :对于上述答复,客户仍有一些疑问,甚至“分歧”】
在我向客户转达我们菲律宾合作所的答复内容之后,客户仍然不能接受。
他认为,审查员在前期审查的时候,已经提到了A公司,不能仅仅因为现在网站的主体变成了B公司,就忽略A公司的存在。如果审查员不相信B公司提供的《宣誓词》内容真实性怎么办?所以,他还是认为,A公司和B公司一起出具一份证明性质的文件,才是最合理的。同时,客户还发给我一份已经制作好的英文版《同意书》,核心内容是,“A公司作为该商标权利人,同意B公司使用和注册该商标”。
我并没有急着跟客户辩解,而是向客户承诺,我会再跟我们的涉外同事和菲律宾合作方沟通,一定给他一个满意的答复。
【最终解决客户疑虑】
经过再次与涉外的同事进行沟通,并跟其他有着丰富涉外经验的同行朋友一起交流。我可以非常确定,我们菲律宾合作方要求提供的证据是没有问题的。最终,我们给到客户的答复内容如下:
1、旧网站直接跳转至新网站,不再体现A公司名称,不涉及第三方公司。另外,不仅仅在菲律宾,在全球范围内(含中国),该商标权利人均为B公司,也可证明B公司非“抢注”行为,是正当权利人。因此,仅提供《宣誓书》即可。
2、菲律宾属于英美法系国家,在英美法系体系下,对于《宣誓书》的认可度非常高,通常在现阶段宣誓书无需公证也可以被认可其真实、有效性。且,我们委托的外所有此类操作成功的经验。
3、提供《同意书》的前提,是在菲律宾已经使用A公司注册过相同或近似商标的情况下,但贵方属于首次申请,不属于该情况。
客户在收到这封答复邮件之后,很果断地认可了我们的答复,直接让我尽快提供《宣誓书》给他?
【后续】
我方已于7月末,收到菲律宾知识产权局有签发的该商标电子核准通知。
【附加提示】
1、菲律宾,需要在核准通知邮寄日起2个月内安排缴纳注册阶段费用(公告、注册费)。未在规定期限内缴费,商标将被视为放弃。
2、菲律宾要求商标权利人在规定时间段提交实际使用声明和使用证据,分别为:自申请日起3年内;自商标注册日起5-6年;自注册日起第10-11年;续展后每5-6年递交一次使用声明及使用证据。否则,商标的保护将会失效。
【思考】
1、 本案前期的沟通成本,主要耗费在我们国家与菲律宾国家对于证据的不同要求上。客户本身是非常专业且优秀的法务工作者,因此,对于可能影响到案件结果,以及关系到公司利益的问题,会追根溯源,这点非常值得点赞。
2、 在与客户沟通的过程中,需要听懂客户真正的诉求,并且能够给予客户直接问题核心的答复。这将极大的节省沟通成本和时间成本。
3、 对于涉外问题,一定不能基于国内的经验做判断。就像我一开始认为,客户在菲律宾是先后使用不同公司主体申请商标,导致自己驳回自己。当然,我会这么直截了当的判断,也是源于国内的审查员,并不会因为发现B公司运营的主体在实际使用该商标,就驳回了A主体的商标申请。因为,菲律宾是原美属殖民地,因此也和美国一样,更重视谁在先使用。而我们国家是依申请原则,即谁先申请谁受益。