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从数据中看《商标法》第四条在商标储备工作中的适用

作者:智信禾

时间:2022-10-11

商标储备工作是每个大型企业的知识产权常规重点工作之一,尤其是快消、文娱、电商、互联网等TO C产品为主的企业,由于业务类型繁多、产品线长且杂、更新迭代快等特点,需要及时的进行商标储备,以应对合规及维权防御等需求。然而这么一项常规工作,在近两年可能要遭遇不常规的审查,原因在于现行商标法的第四条第一款“不以实用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”。该条款刚出来之时,大部分人应该都同笔者一样把重点放在了“恶意”,认为打击对象主要是商标贩子,因为该条立法目的就是遏制和打击恶意申请、囤积商标、扰乱商标申请秩序等行为。而且在2021年发布的《商标审理审查指南》中,明确规定“以下情形不适用于《商标法》第四条:(1)申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标;(2)申请人为具有现时预期的未来业务,预先适量申请商标”,这就是在为正常的商标储备工作做背书啊。但是很多人忽略了一点——商标的生命在于使用,商标法赋予注册商标专用权的目的之一也在于促进注册商标的使用,所以第四条不仅仅是对恶意囤积商标谋取不正当利益行为的规制,同时也对申请人注意和加强使用商标的督促,以维护正常的商标注册秩序。所以,近来我们就看到不少储备商标被引用第四条驳回的例子。那么正常的商标储备怎么避开恶意申请的坑呢?笔者就以今年公开的评审文书数据进行分析和论述。
截止目前公开的驳回复审决定书数据,适用第四条驳回的商标有849件做了复审。其中只有54件具有明显的攀附、不正当牟利目的等恶意;79件经复审审查具有正当性,获得初审;其他均为短期内大量申请,无法证明真实使用意图,明显超出正常经营需要。

除去54件具有明显恶意的商标注册外,我们发现大部分复审商标主体竟是大中型企业,这些主体我们耳熟能详。

这些企业申请商标的目的基本就是使用和储备,但如前所述,储备也需要有适度适量。那么我们就来看下这几个申请人的申请数据:

上表可见,正常的商标储备工作,适用第四条的门槛还是挺高的。这几个申请人2021-2022年申请量确实比较多,类别跨度也很大,属于《商标审理审查指南》商标审查审理编第二章“不以实用为目的的恶意商标注册申请的审理审查”第5条适用情形(1)商标注册申请数量巨大,明显超出正常经营活动需求,缺乏真实使用意图,扰乱商标注册秩序的。
一旦不幸适用第四条驳回,是不是就没救了呢?并不,只要能提供合理理由,还是可以通过复审争取的。截止8月公开的849件复审案件结果为:部分驳回5件,全部初审74件,复审成功率(含全部初审和部分驳回)在9%左右。

驳回复审成功的主要源于以下三点:提交使用证据(及意图使用证据)、符合行业特点,其中65件提供了使用证据;12件被认定符合行业特点属于正常经营所需;2件与已使用主标近似,属于防御商标。

由以上数据和分析可知,商标申请想要避过不以实用为目的的恶意申请,还是需要符合正当性要求,紧扣商标使用主旨,商标储备工作适度适量,做到标用不囤。具体可以定好商标策略,有计划有条理的进行商标申请、管理和保护工作。当对主标做防御性保护时,申请与主标近似的商标,即便被驳回,也可提供主标使用证据,以证明申请商标是正当的防御需求;单条业务线商标申请,抓住核心类别及具有高关联度、未来可能拓展的类别进行申请即可,不要做过多扩展。如果正当、常规的商标申请被以第四条驳回,也不用过于担心,准备好使用证据或意向使用证据,还是可以争取到的。