作者:智信禾
时间:2022-10-31
防御商标,申请最初的目的是为了维护主品牌纯净度,避免他人在非主营业务上注册相同近似商标淡化主品牌。为了保障防御商标的稳定性,前一批防御商标注册满三年后,企业往往会注册新一批防御商标,持续通过新申请的方式加固防御体系。
但商标资源是有限的,随着市场经济的发展和品牌意识的增强,商标申请量逐年增长,伴随增长的还有商标驳回率。自2021年起,同一主体大量提交的新申请还需面对《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意注册”的严格审查,《商标法》第四条打击“不以使用为目的的恶意注册”,但审查实践中“不以使用为目的的超级大量注册”存在推定恶意的较高风险,即使基于防御目的申请和为具有现实预期的未来业务预先申请也不能全然豁免。例如:字节跳动子公司有竹居网络、小黄鸭的权利人森科公司2021年申请的商标(近3000件)九成遭遇了驳回,两家公司均在复审中提供了使用意图和正当性说明,但目前公开的驳回复审决定显示,仍有大量复审商标仍被认定为“恶意注册”不予初步审定。
逐年增长的驳回率使商标新申请越来越难,此时大量注册但未投入使用的商标成为明晃晃的纸老虎。因此,打虎工具——撤销连续三年不使用注册商标也被越来越频繁的使用。
在这种背景下,防御商标遇到前后夹击的困境,前方新申请商标遭遇驳回,后方注册满三年的商标遭遇撤三。如何突出重围,巩固商标体系?溯本正源,回归商标本身的价值(使用),通过使用加固防御商标的稳定性,盘活角落里的防御商标。
实操中最为基础和关键的一步需建立商标台账,梳理防御商标的基本信息,例如:
主品牌 |
主营商品 |
防御商标种类 |
注册商品/服务项目 |
|
A |
3类、5类 |
标识相同 类别不同 |
A 【1、2、32类······】 |
1类:XX、XXX 2类:XX、XXX |
标识近似 类别相同 |
A’ 【3类、5类】 |
3类:XX、XXX |
之后企业可以:
1.结合现有业务和具有现实预期的未来业务,根据品牌或类别筛选防御商标,优先使用主品牌的防御商标(参上表,如未来业务向现有业务的上下游拓展,优先使用1类、32类的A做未来业务的商标)或主营业务类别的防御商标(参上表,如现有业务需拓展针对不同消费对象的品牌线,优先使用3类、5类的A’做商标)做品牌标识。很多防御商标之所以被束之高阁,在于最初申请的目的是防御,而后因惯性思维只将其定位做防御使用。转换思维将被动防守变为主动出击,能够使防御商标焕发新的活力。比如阿里妈妈商标,最早作为阿里巴巴的防御商标注册,之后成功转型为阿里巴巴旗下的广告营销子品牌,忠实守卫阿里巴巴主品牌的同时,亦焕发出作为商标本真的光芒。
2.结合现有业务,进一步梳理已注册未使用商标核定商品/服务。区分与现有业务关联性较强及较弱的商品/服务,对防御商标分别采取赠品使用及许可使用
1)与已有业务关联性较强的商品/服务——可考虑赠品使用方式,配合已有商品/服务将赠品投入市场流通领域。
赠品使用需注意:
防御商标需严格使用在已注册的商品上,而非未注册的类似商品上。
赠品上需明确标识防御商标、防御商标权利人或被许可人,以指示赠品来源于防御商标权利人一方,避免在他人商品上简单贴附商标,避免出现第三方商标。【注释1】
将赠品投放到商品流通领域,保持一定流通频率和规模,能够令相关公众将赠品来源和防御商标权利人一方联系起来。少量单次的象征性使用一般不视为对防御商标进行了有效的商业使用。
2)与已有业务关联性较弱的商品——可考虑许可使用方式。
许可使用需注意:《商标法》第四十三条 商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
订立许可使用合同,最好在商标局备案。
监督被许可人使用其注册商标的准确性,监督被许可商标的商品质量。
大多数商标权利人缺少对陌生业务领域商品/服务的品质监管能力,担心因监管能力不足对质量问题失察,损害核心品牌价值。
对此,①严选被许可人,持续对被许可人的相关资质和生产、管理水平及商品质量实施监督;②质量监督和检验积极寻求第三方专业检测机构如产品检验机构、质量管理机构的协助;③在被许可商品上明确标记被许可人的名称和商品产地。
当然,解决上述担忧的最优选是品牌联名(商标双向许可使用),门槛虽高,但陌生业务领域的商品/服务质量有联名品牌背书,加之联名宣传效果强于单一品牌推广,对于联名双方而言是极好的盘活防御商标方式。
3.注意留存使用证据、梳理使用情况、及时更新商标台账
不论是转换思路将防御商标做新品商标使用,亦或做赠品使用、许可他人使用。均需在商品包装、各环节交易文书、销售单据上标明商标及具体使用商品,体现证据生成时间。
对上述使用证据可采取定期整理的方式进行梳理,一方面能够及时掌握防御商标使用中可能存在的不规范,及时调整;一方面能够根据市场反馈调整使用方式。
上述梳理形成的材料可存档并与商标台账进行关联,形成的文字内容可计入台账,便于后续管理。
注释1:北京市高级人民法院第(2016)京行终131号行政判决书。开心人大药房将系争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为“赠品”发放,但受赠者仍可清晰辨别开心人大药房并非“赠品”的生产者。开心人大药房的此种使用行为无法起到区分商品来源的作用,故系争商标在“赠品”上的使用未被予以认定。