2022年7月，JUKI株式会社诉浙江巨凯公司侵害商标权纠纷案审结，该案中，一审法院在损失赔偿的认定上，对浙江巨凯公司的侵权行为拆分处理，对可以查明数额的境外出口侵权行为适用惩罚性赔偿，对无法查明数额的境内销售侵权行为适用法定赔偿。浙江巨凯公司不服该判决，提起上诉，二审法院最终判决驳回上诉、维持原判。具体案情如下：

Ø  案情简介（二审案号：(2022)沪73民终187号）：
“JUKI株式会社”1943年9月3日成立于日本，经营范围为缝纫机械的制造或销售，系第146917号“”商标、第3715148号“”商标、第5090608号“”商标权利人，上述商标核定使用商品为第7类缝纫用机器、缝纫机踏板传动装置等，其中第146917号“”商标曾被认定为“缝纫用机器、部件零件”商品上的驰名商标。

“浙江巨凯缝纫科技有限公司”（以下简称：巨凯公司）成立于2007年7月3日，经营范围为缝纫机械及配件、缝纫机架及台板、电机、电动工具、喷雾器制造、销售。注册有第7222681号“”商标、第7222684号“”商标，现均已被撤销/无效宣告。

JUKI株式会社主张巨凯公司主要存在以下侵权行为：在展会的展台、产品、宣传册上使用“巨凯JUKAI”“JUKAI”标识；通过线下门店销售标注“巨凯JUKAI”“JUKAI”标识的缝纫机产品；向境外出口标注“巨凯JUKAI”“JUKAI”标识的缝纫机产品；在网页、微信公众号上多处使用“巨凯JUKAI”“JUKAI”标识进行宣传。

法院认定：巨凯公司在缝纫机等产品上使用了“巨凯JUKAI”“JUKAI”标识，从包装到机身突出使用的是“JUKAI”标识，与JUKI株式会社三商标核定类别相同，在呼叫、字母构成和字体、及整体外观等方面近似，且相关公众也无法从含义上进行区分，相关公众在隔离观察情况下容易混淆误认，或认为“JUKAI”与JUKI株式会社商标为系列商标或具有某种关联，故“JUKAI”标识与JUKI株式会社三商标构成近似商标，容易导致消费者对商品和服务来源产生混淆，同时销售了侵犯注册商标专用权的商品，构成商标侵权。

Ø  裁判要旨：赔偿损失

(一)关于惩罚性赔偿

惩罚性赔偿基数：

本案中赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定，但根据在案证据可查实的为巨凯公司生产并出口的两笔订单金额，即其出口摩洛哥、印度的侵权缝纫机产品总金额为103,781美元，折合人民币662,332元，据此可确定其因出口的侵权行为所获得的部分利益。惩罚性赔偿是相对于补偿性赔偿而言的。补偿性赔偿的目的是填补权利人实际损失。而惩罚性赔偿的目的不仅在于填补权利人实际损失，还在于通过责令侵权人支付高于甚至数倍高于实际损失或侵权获利的金额，加大对源头侵权、恶意侵权、重复侵权等具有严重恶劣情节侵权的打击力度，形成威慑从而阻吓侵权的发生。故惩罚性赔偿与补偿性赔偿具有倍比关系，后者是前者的计算基数。基数固然重要，但机械认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿，将严重影响该制度功能的发挥，使恶性侵权者轻易逃避法律惩罚。据此一审法院认为，既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿，举重以明轻，部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。故本案针对巨凯公司向境外出口部分可适用惩罚性赔偿。最终，法院确定本案惩罚性赔偿的计算基数为193,732.11元。

(二)关于法定赔偿

关于巨凯公司在境内销售的情况，结合巨凯公司网站、微信公众号中大量的宣传、参展、售后服务的图片、文字、视频等，足以证明侵权产品在境内相关门店中存在持续销售行为，生产销售侵权产品并非偶发情况。本案中针对巨凯公司在境内的侵权行为，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定，一审法院综合考虑巨凯公司在境内生产销售的情况、展会、网页、微信公众号宣传情况，结合前述侵权故意、侵权情节严重等因素，酌情确定巨凯公司的宣传、境内销售等行为法定赔偿金额为100万元。

最终，一审判决巨凯公司赔偿JUKI株式会社经济损失共1,774,928.44元。

关于上述赔偿损失的认定，二审法院亦认为一审法院将巨凯公司的侵权行为分成两部分来计算赔偿数额，可查明具体销售情况的出口订单部分适用了惩罚性赔偿，无法查明具体销售情况的境内销售行为则适用了法定赔偿。上述赔偿方式及赔偿数额的确定均考虑了巨凯公司的主观故意、侵权规模及情节、可查明的具体销售情况等因素，确定的数额亦合理，予以认同。

该案在惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用中具有一定的参考意义。

在惩罚性赔偿的适用中，赔偿基数的确定尤为重要，因为没有赔偿基数，就无法计算惩罚性赔偿数额。关于赔偿基数的确定，根据《商标法》及《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》的相关规定，惩罚性赔偿数额的计算基数有四种，即原告实际损失、被告违法所得、被告侵权获利以及许可使用费的倍数。当上述赔偿基数无法确定时，惩罚性赔偿即无法适用，只能适用法定赔偿。

但司法实践中情况复杂，上述赔偿基数无法确定的情况实属常见，这使得惩罚性赔偿的实际适用比例极低，惩罚性赔偿制度被置之高阁，与此同时，法定赔偿的适用比例则极高，故有观点提出“以法定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿”。但部分学者认为法定赔偿上下限额的设置彰显了其预防功能，而兼具补偿与预防功能的法定赔偿制度显然就失去了作为惩罚性赔偿制度计算基数的可能性（1）。2022年4月，北京市高级人民法院和山东省高级人民法院分别发布《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》和《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》，均明确“法定赔偿数额不得作为计算惩罚性赔偿的基数”，但同时就特殊情况下，惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用进行了阐释。

北高《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》5.8【部分适用】规定：“同一侵权行为造成的损害后果中，如果部分损害后果能够确定的，可以依权利人请求对该部分损害后果适用惩罚性赔偿，对难以确定损害后果的部分另行依法确定赔偿责任”；山高《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》二十一、关于惩罚性赔偿与法定赔偿的问题亦明确“在被告侵权行为存在多个事实的情况下，人民法院对能够确定计算基数的部分可以适用惩罚性赔偿，对不能确定计算基数的部分可以适用法定赔偿”。

实践中，商标侵权事实通常由数个侵权事实集合而成，如前述案例所述浙江巨凯公司的境内外销售行为，故在惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用中，需结合具体案情进行适用，就单一被告不可拆分的单一侵权事实而言，不宜同时适用惩罚性赔偿与法定赔偿；但若一个被告存在多个可拆分的侵权事实，则可参考上述案例，对其中能够确定计算基数的部分适用惩罚性赔偿，对不能确定的部分适用法定赔偿。

（1）孙雅琪：《论知识产权法定赔偿与惩罚性赔偿协调适用路径的完善——基于对双轨制赔偿方案的思考》，《武汉交通职业学院学报》，2022年第24卷第4期，第42、65页。