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专利侵权程序与专利确权程序交叉进行情况下的新出路——2022最高法知民终124号案件思考

作者:智信禾

时间:2023-12-11

基本案情:

 

涉案专利:

 

专利号:201720131230.0

 

名称:一种动态密码USB线材”的实用新型专利

 

租电公司于2017年2月14日向国家知识产权局申请了涉案专利,于2017年8月18日获授权公告。

 

涉案专利产品系可替代共享充电宝的一种全新产品,主要投放在酒店房间使用,用户通过手机扫码产品上的二维码,支付使用费后获得密码,输入密码待产品解锁后可为手机充电,相比共享充电宝无需充电管理,深受各酒店商家的喜爱。

 

租电公司认为森树强公司等实施了侵权行为,向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。森树强公司抗辩称租电公司同日申请了技术方案实质相同的关联专利,该关联专利权已被宣告无效,基于同样的理由,涉案专利权也应属无效,故应驳回租电公司的诉讼请求。

 

关联专利:

 

专利号:201720131124.2

 

名称:一种动态密码墙壁充电器”的实用新型专利

 

租电公司于2017年2月14日向国家知识产权局申请了关联专利,于2017年12月01日获授权公告。关联专利权经专利无效请求程序和行政诉讼程序,已经被认定权利要求1-7均不具备创造性,被宣告全部无效。

 

专利权人租电公司在一审庭审中承认关联专利与涉案专利系同一日申请,两者除了前者为AC插头,后者为USB插接头外,其他所有的技术特征均相同。

 

一审法院认定上述两专利技术方案实质相同,涉案专利权明显或者有极大可能归于无效,故判决驳回租电公司的诉讼请求。

 

租电公司不服,提起上诉。本案二审程序期间,森树强公司对涉案专利提出无效宣告请求。

 

最高人民法院二审认为,在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下,后续审理程序存在多种可选择的处理方式时,人民法院可以酌情作出妥适处理。本案经释明,双方当事人针对专利权稳定性问题分别自愿作出相应的未来利益补偿承诺, 最高人民法院基于基本案情、在案证据和双方承诺,采用了“先行裁驳、另行起诉”的处理方式,裁定撤销一审判决,驳回起诉。

 

启示:

 

2020年修正的专利法第四十七条第二款规定:“宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”

 

针对专利侵权程序与专利确权程序分立、二者交叉或先后进行的情况,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第四条至第八条针对专利侵权程序与专利确权程序交叉进行的情况下是否中止诉讼问题作出了规定。

 

本案中,在涉案专利权稳定性问题存疑且已经启动针对涉案专利确权程序的情况下,双方当事人分别针对本次专利确权程序可能的结果及因此可能对对方当事人利益造成的不利影响做出了相应的利益补偿承诺。专利权人承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益并给付利息,被诉侵权人承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿并给付利息。

 

不难看出,本案中当事人提出的利益补偿承诺对于有效推进案件审理程序有极大的作用。无论是作为专利权人或者被诉侵权人,若涉案专利出现专利侵权程序与专利确权程序交叉进行的情况下,为了推进案件审理程序,当事人可以考虑适当时候提出利益补偿承诺,尽早获得判决结果。