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最高院基于商标权的地域性,认定仅境外使用证据不足以认定“在先使用并有一定影响”对企业商标布局的启示

作者:智信禾

时间:2024-07-29

2024年4月26日,最高人民法院知识产权法庭发布《最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2023)摘要》,其中最高院在第5172626号“StAPLe”商标无效宣告再审案件中认定,基于商标权的地域性,仅境外使用证据不足以认定‘在先使用并有一定影响’,最终认定第5172626号“StAPLe”商标的注册未违反《商标法》第三十二条抢注条款的相关规定。具体案情如下:

 

基本案情

(再审案号:(2023)最高法行申2567号):

 

2006年2月23日,自然人张晓峰在第25类商品上申请第5172626号“”商标(诉争商标),2015年10月13日获准注册,2020年6月27日转让至石狮市永毅商贸发展有限公司名下。

 

再审中,主要的争议焦点之一即为:诉争商标是否违反2013年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第三十二条的规定,构成对哥伦比代库波公司在先使用并具有一定影响的“STAPLE”商标的恶意抢注。

 

STAPLE,由Jeff Staple于1997年创立,是以鸽子为标志的著名美国街头品牌,是纽约潮流的标志性品牌之一,对全球潮流界顶级零售商施加影响。

 

 

裁定要旨:

 

笔者观点:

 

商标权的地域性,是指按照一国或地区商标法所产生的商标权,只在该注册国或注册地范围内受法律保护,在其他国家或地区则不发生法律效力,不能当然地受法律保护。即在其他国家注册但未在我国注册的商标,在我国无法受到注册商标意义上的商标权保护;反之,仅在我国注册但未在其他国家注册的商标,亦无法受到当地注册商标权相关的保护。

 

除上述案件涉及的《商标法》第三十二条外,《商标法》第十三条驰名商标的判定亦释明“驰名商标是指在中国为相关公众所熟知的商标”,亦体现商标权的地域性。最高院的裁定对全国范围内同类案件的认定具有指导性意义,上述案件中,最高院基于商标权的地域性,认定仅境外使用证据不足以认定“在先使用并有一定影响”,足见商标权的地域性对商标保护的重要影响。实践中,基于商标权的地域性,企业因未提前进行商标布局而出现商标维权难度大、维权费用高的情况已屡见不鲜。故企业在商标布局上需未雨绸缪,商标先行,在可能拓展市场的国家/地区提前注册商标。以在我国注册商标为例:

 

就主要面向国际市场的国内企业而言,除在商标实际使用国家/地区注册商标外,亦可在国内进行商标布局,商标先行,以免后续转战国内市场时,出现他人在先已注册相同/近似商标导致商标无法获权,甚至使用侵权的情况。

 

就国外企业而言,诚如前述所列案例所示,即便商品主要销售市场非为中国市场,亦可提前进行商标布局,避免后续开拓中国市场时,出现他人在先抢注而无法进行商标注册的情况。