案情简介

争议商标为第36012722号“图片”商标，由被申请人广州刺头信息科技有限公司在2019年01月18日申请于第42类“技术研究；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）”等服务上。“iconfont.cn”为阿里巴巴于2014年上线的矢量图标管理、交流平台，争议商标申请日前，阿里巴巴方未就“iconfont”申请商标。我司接受委托后，通过对案件的分析，选择适用《商标法》第三十二条，主张“iconfont”标志经阿里巴巴方在先使用并具有一定影响、争议商标构成对“iconfont”标志的抢注，最终国知局对争议商标宣告无效。

案例评述

本案中，围绕《商标法》第三十二条“申请商标注册...，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的适用要件，有三大难点：

难点之一：如何证明“iconfont”标志“已经使用并有一定影响”

“iconfont.cn”为专业的矢量图标管理、交流平台，主要面向网页设计师、产品开发者等群体，较为小众、知名度局限于部分群体内，基本没有主流媒体进行报道，难以通过常规的媒体报道、获奖情况等论证其知名度。

难点之二：如何证明争议商标系“以不正当手段”抢先注册

被申请人广州刺头信息科技有限公司仅申请20件商标，且并非全系摹仿他人品牌，与阿里巴巴亦无直接合作关系、或明显为同行业经营者。

难点之三：如何说明争议商标指定使用服务与“iconfont.cn”使用的服务构成同一种或类似服务

争议商标指定使用服务为“4209,(1)技术研究；4220,把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机软件安装；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；文档数字化(扫描)；软件即服务(SaaS)；信息技术咨询服务；4227,(1)平面美术设计；(3)笔迹分析(笔迹学)；(1)广告宣传材料的平面设计”，“iconfont.cn”为矢量图标平台，如何证明该平台提供的服务与上述服务构成同一种或类似服务。

针对上述三个难点，我司做了以下处理：

对于如何证明“iconfont”标志“已经使用并有一定影响”的问题，考虑到“iconfont.cn”较为专业、小众，面向的群体多为网页设计师、产品开发者等，主流媒体报道较少，我们将“相关公众”的范围锁定为该群体，并通过查询网页设计等领域内的知识分享平台（如博客园、CSDN、SegmentFault思否、慕课网等）对“iconfont.cn”的推荐文章及阅读量（选取的文章单篇阅读量均过万、最高有18万+），以及微信公众号、知乎、微博等平台的相关推荐、讨论，还有《福建电脑》《计算机与网络》等期刊刊登的提及“iconfont.cn”的文章，以证明“iconfont.cn”在该领域内的相关公众中已具有一定知名度。

对于如何证明争议商标系“以不正当手段”抢先注册的问题，我们通过三个方面论述被申请人对“iconfont.cn”属于“明知应知”：

首先，我方发现被申请人开发有“代言宝”产品，产品形式为在企业官网以真人视频的方式提供产品介绍以吸引浏览者的注意，据此主张其实为商家营销工具，而申请人一方亦为商家提供多项营销产品，二者属于同行业经营者；

其次，被申请人“代言宝”官网中将申请人旗下“阿里云”列为合作伙伴，并称其曾参展阿里云AWD2014、获得阿里云总裁的好评，表明被申请人对申请人一方有所了解；

最后，从被申请人的商标申请情况来看，其申请了“有字库”（全球第一中文web font服务平台）、“web font”（即网络字体，其存在目的在于解决特殊字体在网页客户端的显示问题）等商标，其与“iconfont.cn”同属于为网页设计师、产品开发者等群体提供的旨在解决字体、图标等在网页环境下显示问题的专业性网站，表明被申请人对该领域有着充分了解，能够知晓已为该领域相关公众广泛推荐的“iconfont.cn”网站。

对于如何说明争议商标指定使用服务与“iconfont”使用的服务构成同一种或类似服务的问题，我方主张，“iconfont.cn”作为矢量图标管理、交流平台，为用户提供在线图标检索、下载、上传及项目图标管理等服务，其核心功能之一即允许用户自行上传图标等资源，审核后可为其他用户访问、下载使用。在这一过程中，“iconfont.cn”提供了“电子数据存储”服务。此外，用户上传图标时通常须采用SVG格式，而当其他用户下载时，则有其他多种格式可供下载，“iconfont.cn”为此提供了“计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）”服务。上述服务与争议商标指定使用的4220群组相关服务构成同一种。此外，“iconfont.cn”平台帮助设计师等群体进行设计工作，与争议商标指定使用的“平面美术设计；笔迹分析（笔迹学）；广告宣传材料的平面设计”等服务具有较大关联；争议商标指定使用的“技术研究”服务虽不直接由“iconfont.cn”网站提供，但在为用户提供矢量图标服务的过程中，也需要顺应当下技术发展，时时更新网站所用技术，与上述服务亦有较大关联。本案中，国知局应当是综合考虑了我方主张的“iconfont.cn”在相关公众中已有一定影响力、被申请人属于同行业经营者在明知应知情形下恶意抢注等因素，认定争议商标指定使用服务与“iconfont.cn”使用的服务均构成同一种或类似服务。

本案的意义在于通过准确界定行业准入门槛较高的“相关公众”，并查找、筛选该领域内较为权威的网站相关讨论、推荐文章等，论证其已在“相关公众”中“已经使用并有一定影响”。此外，通过对该网站所提供服务的分析，关联至争议商标指定使用的服务，并从被申请人的业务情况、宣传情况、商标申请情况等着手论证其属于“明知应知”情形、未予合理避让属于不正当抢注，最终对争议商标指定使用的全部服务均予以无效宣告。